910/4172/15-г Про визнання недійсним рішення АМК "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу" - 05.07.2016 Прийняття

третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, - товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерфлот" (далі - Товариство), м. Миколаїв,

про визнання рішення недійсним,

за участю представників:

Заводу - Маслової О.Г., Соловйової О.В.,

АМК - Новицького М.З.,

Товариства - Драгана О.Ю., Лукашова Ю.В.,

Завод звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про визнання рішення АМК від 23.12.2014 № 639-р "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу" (далі - Рішення АМК).

Справа неодноразово розглядалася господарськими судами.

Рішенням господарського суду міста Києва від 20.04.2015 (суддя Марченко О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.03.2016 (колегія суддів у складі: Шапран В.В. - головуючий, судді Андрієнко В.В., Буравльов С.І.), в задоволенні позову відмовлено.

Прийняті зі справи судові рішення з посиланням, зокрема, на приписи статті 4 Закону України від 07.06.1996 № 236/96-ВР "Про захист від недобросовісної конкуренції" (далі - Закон № 236) та статті 59 Закону України від 11.01.2001 № 2210-ІІІ "Про захист економічної конкуренції" (далі - Закон № 2210) мотивовано відсутністю передбачених законодавством підстав для визнання недійсним Рішення АМК.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Завод просить зазначені судові рішення зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з неправильним застосуванням норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення про задоволення позову.

Відділення подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Від Товариства відзив на касаційну скаргу не надходив.

Учасників судового процесу відповідно до статті 111-4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України (1798-12) ) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представників Заводу, АМК та Товариства, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

Рішенням АМК:

- дії Заводу у вигляді використання без дозволу (згоди) Товариства оформлення етикетки рибних консервів "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії", яке є схожим з оформленням етикетки рибних консервів "Сардини натуральні з добавленням олії", використовувати яке в господарській діяльності раніше почало Товариство, визнано такими, що можуть призвести до змішування діяльності Завода з діяльністю Товариства, тобто порушенням, передбаченим статтетю 4 Закону № 236 (пункт 1);

- за вчинення зазначеного порушення на Завод накладено штраф у розмірі 400 000 грн. (пункт 2);

- зобов`язано Завод припинити використання у господарській діяльності оформлення етикетки рибних консервів "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії", яке є схожим з оформленням етикетки рибних консервів "Сардини натуральні з добавленням олії", використовувати яке раніше почало Товариство (пункт 3);

Рішення АМК обґрунтовано тим, що:

· Товариство зареєстроване 07.09.2001. Основним видом його діяльності є перероблення та консервування риби, зокрема, рибної консервної продукції: "Сардини натуральні з добавленням олії"; "Бички у томатному соусі"; "Сардина атлантична бланшована в олії"; "Кілька чорноморська нерозібрана у томатному соусі" тощо;

· з 2001 року на українському ринку реалізуються рибні консерви "Сардини натуральні з добавленням олії" з етикеткою, розробником якої є товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеррибфлот" (далі - ТОВ "Інтеррибфлот") за участю маркетологів Товариства;

· з 2004 року по 01 січня 2007 року Товариство зазначену етикетку використовувало в господарській діяльності на підставі ліцензійного договору від 12.01.2004 (далі - Договір № 1), укладеного з TOB "Інтеррибфлот";

· після закінчення строку дії Договору № 1 Товариство продовжувало виробляти та реалізовувати рибні консерви "Сардини натуральні з добавленням олії" з названою етикеткою;

· зовнішнє оформлення етикетки рибних консервів (сардини) виробництва Товариства, зокрема, включає такі основні елементи: світло-блакитний загальний фон; темно-блакитна смуга у нижній частині; темно-блакитне коло у центрі із зображенням корабля, з двох боків від якого великими синіми літерами написана назва продукції "САРДИНИ";

· у період з 2004 року по теперішній час зовнішнє оформлення етикетки майже не змінювалось, змінювався лише технічний текст та значки на етикетці;

· рибні консерви з сардини виробництва Товариства із зазначеною етикеткою тривалий час виробляються та реалізуються на всій території України, відомі споживачам і користуються у них попитом, про що свідчить збільшення обсягів реалізації рибних консервів;

· просуванням та рекламуванням продукції Товариства займаються як сама третя особа, так і її контрагенти, яким поставляється продукція;

· тривале безперервне виробництво та реалізація рибних консервів "САРДИНИ" виробництва Товариства, обізнаність щодо цієї продукції споживачів сприяли набуттю третьою особою відповідної ділової репутації та зростанню обсягів продажу зазначеної продукції в Україні;

· у 2013 році Товариству стало відомо про те, що в торговельній мережі України з'явилися рибні консерви з сардини виробництва Заводу, оформлення етикеток яких є схожим з оформленням етикеток рибних консервів з сардини виробництва Товариства, що може призвести до змішування їх діяльності;

· Товариство отримувало листи від своїх контрагентів (товариство з обмеженою відповідальністю "Чорноморський рибоконсервний комбінат", товариство з обмеженою відповідальністю "Море співдружності", товариство з обмеженою відповідальністю "Ексіон" та товариство з обмеженою відповідальністю "ТФ "Афіна"), в яких зазначається, що в торговельних закладах на території України реалізуються рибні консерви з сардини виробництва Заводу з етикеткою, яка є схожою до ступеня змішування з етикеткою рибної продукції з сардини виробництва Товариства;

· Завод зареєстровано 30.09.2003. Основним видом його діяльності є перероблення та консервування риби, зокрема, рибної консервної продукції: "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії"; "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії Ексклюзив"; "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії" тощо;

· позивач і третя особа діють на одному товарному ринку - консервування риби та є конкурентами;

· Завод здійснює виробництво та реалізацію рибних консервів з сардини з травня 2013 року;

· зовнішнє оформлення етикетки рибних консервів з сардини виробництва позивача включає такі основні елементи: світло-блакитний загальний фон; темно-блакитна смуга у нижній частині; темно-блакитне коло у центрі із зображенням глобуса, ліворуч від якого великими синіми літерами написана назва продукції "САРДИНА";

· аналіз зовнішнього оформлення етикеток рибних консервів "Сардини натуральні з добавленням олії" виробництва Товариства та зовнішнього оформлення етикеток рибних консервів "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії" виробництва Заводу свідчить про те, що зазначені етикетки є схожими: за загальною композицією (оформлення етикетки), кольоровою гамою (загальний фон), розміщенням основних написів, окремих елементів, назви продукту та шрифтів;

· ціна на зазначену продукцію Заводу і Товариства в торговельній мережі майже однакова;

· у торговельних закладах України присутні рибні консерви, зокрема, "Сардина", "Сардини" й інших виробників. Аналіз зовнішнього оформлення етикеток цих рибних консервів свідчать про те, що кожній етикетці притаманне оригінальне зовнішнє оформлення (основний фон та оформлення етикетки, розміщення основних написів та зображень, окремих елементів, шрифту в назві продукції, використання відповідної гами кольорів, що забезпечує розпізнавальну здатність продукції, визначає оригінальність дизайну етикеток), яке відрізняє продукцію одного виробника від іншого та виключає їх змішування;

· присутність у продажу продукції Заводу із зовнішнім оформленням спірної етикетки, яке є схожим з оформленням етикетки рибних консервів виробництва третьої особи, може призвести до того, що споживач може сплутати продукцію Заводу з продукцією Товариства і придбати продукцію позивача замість продукції третьої особи, а отже, таким чином може відбутися змішування діяльності названих підприємств, що підтверджено опитуванням споживачів з різних регіонів України, яке було проведено АМК;

- Завод є власником торговельної марки за свідоцтвом України від 26.08.2014 № 189934 (комбіноване позначення "Сардини"; дата подання заявки - 23.05.2013);

- Товариство має пріоритет на використання (внаслідок першості) оформлення спірної етикетки;

- Товариство не надавало Заводу дозволу (згоди) на використання оформлення спірної етикетки рибних консервів;

- використання Заводом етикетки, схожої з етикеткою, яку використовує Товариство, може створити у невизначеного кола осіб враження взаємопов'язаності конкурентів або навіть призвести до ототожнення ними продукції позивача і третьої особи, що, в свою чергу, може призвести до змішування діяльності Заводу та Товариства.

Причиною виникнення спору зі справи є питання стосовно наявності підстав для визнання Рішення АМК недійсним.

У відповідності до частин третьої та п'ятої статті 13 Цивільного кодексу України не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

Не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

Відповідно до статті 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (набула чинності для України 25.12.1991) країни Союзу зобов'язані забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції; актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах; зокрема, підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Частиною першою статті 1 Закону № 236 встановлено, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Згідно з статтею 4 цього Закону неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Водночас відповідно до статті 5 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; право власності на знак засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (у редакції, що діяла на час подання Заводом згаданої заявки про реєстрацію).

Пунктом 2 статті 16 Закону № 3689 встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Відповідно до пункту 4 цієї ж статті Закону (3689-12) використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Статтею 19 Закону № 3689 встановлено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно з частиною першою статті 59 Закону № 2210 підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України є: неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи; недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

Попередні судові інстанції відхилили посилання Заводу - в обґрунтування правомірності використання ним спірної етикетки - на наявність у нього названої торговельної марки, пославшись на пріоритет норм законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Разом з тим зазначене мотивування не ґрунтується на приписах Закону та не відповідає суті виключного права власника зареєстрованої торговельної марки (зокрема, щодо її використання), тоді як наявність у Заводу на час прийняття оспорюваного Рішення АМК чинного свідоцтва України від 26.08.2014 № 189934 на знак для товарів і послуг (комбіноване позначення "Сардини"; дата подання заявки - 23.05.2013) може мати істотне значення для вирішення даного судового спору.

Отже, попереднім судовим інстанціям для прийняття правильного судового рішення належало:

- з'ясувати чинність свідоцтва України № 189934 на знак для товарів і послуг;

- дослідити свідоцтво України № 189934 на знак для товарів і послуг та встановити обсяг наданої ним правової охорони;

- встановити фактичні обставини, пов'язані з використанням Заводом торговельної марки за свідоцтвом України № 189934 (чи використовувався цей знак щодо спірної продукції та яким чином).

Між тим як місцевий, так і апеляційний господарські суди цього не зробили та дійшли передчасного висновку щодо відсутності передбачених законодавством підстав для визнання Рішення АМК недійсним.

Таким чином, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України (1798-12) щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України є підставою для скасування оскаржуваних судових рішень.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.