Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий (доповідач), судді Львов Б.Ю. і Палій В.В.

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдмаркет 2004", м. Дніпропетровськ (далі - ТОВ "Трейдмаркет 2004"),

на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2014 та

постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.01.2015

зі справи № 904/8367/14

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Еліона", м. Дніпропетровськ (далі - ТОВ "Еліона"),

до ТОВ "Трейдмаркет 2004"

про припинення дій, що порушують право інтелектуальної власності, та

за зустрічним позовом ТОВ "Трейдмаркет 2004"

до ТОВ"Еліона"

про визнання права власності попереднього користувача на торговельну марку.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

ТОВ "Еліона" - Душацького С.С., Угрина В.М.,

ТОВ "Трейдмаркет 2004" - Слєпенко Л.П.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

Первісний позов (з урахуванням подальших змін позовних вимог) було подано про припинення дій, що порушують права та охоронювані Законом інтереси ТОВ "Еліона", шляхом примусового демонтажу вивіски "Нагорный" з торговельного центру, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8-А, входи до якого з вулиці Чернишевського та з вулиці Писаржевського, та вивіски "Нагорный рынок" з торговельного центру, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8-А, головний вхід якого з вулиці Писаржевського.

Зустрічний позов було подано про визнання за ТОВ "Трейдмаркет 2004" права попереднього користувача знаків для товарів і послуг "Нагорный" та "Нагорный рынок".

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2014 (суддя Петрова В.І.), залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.01.2015 (колегія суддів у складі: Білецька Л.М. - головуючий, судді Верхогляд Т.А., Парусніков Ю.Б.):

- первісний позов задоволено;

- вирішено припинити дії, що порушують права та охоронювані Законом інтереси ТОВ "Еліона", шляхом примусового демонтажу вивіски "Нагорный" з торговельного центру, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8-А, входи до якого з вулиці Чернишевського та з вулиці Писаржевського, та вивіски "Нагорный рынок" з торговельного центру, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8-А, головний вхід якого з вулиці Писаржевського;

- з ТОВ "Трейдмаркет 2004" стягнуто на користь ТОВ "Еліона" 1 218 грн. судового збору;

- у задоволенні зустрічного позову відмовлено.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ТОВ "Трейдмаркет 2004" просить скасувати оскаржувані рішення та постанову попередніх судових інстанцій і прийняти нове рішення, яким у первісному позові відмовити, а зустрічний позов задовольнити, судові витрати покласти на ТОВ "Еліона". Скаргу з посиланням на частину четверту статті 16 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" та статтю 500 Цивільного кодексу України мотивовано порушенням господарськими судами норм матеріального права.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судові інстанції у розгляді справи виходили з таких обставин та висновків.

17.08.2004 товариством з обмеженою відповідальністю "Омега" та ТОВ "Трейдмаркет 2004" укладено договір купівлі-продажу будівель та споруд, який посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Шрамко О.Ю. і відповідно до якого ТОВ "Трейдмаркет 2004" придбало нерухоме майно - будівлі та споруди Нагірного ринку.

За 2013 - 2014 роки будівлі та споруди Нагірного ринку було реконструйовано та на їх місці зведено торговельні комплекси: "Нагорный" та "Нагорный рынок".

У 2014 році ТОВ "Трейдмаркет 2004" подало до державного підприємства "Український інститут промислової власності" заявки на реєстрацію торгових марок "Нагорный" та "Нагорный рынок".

ТОВ "Еліона" подало до державного підприємства "Український інститут промислової власності" у 2013 році заявки на реєстрацію торгових марок "Нагорный" та "Нагорный рынок".

У 2014 році ТОВ "Еліона" стало власником знака для товарів і послуг "Нагорный" за свідоцтвом від 10.07.2014 № 188481 та знака для товарів і послуг "Нагорный рынок" за свідоцтвом від 10.09.2014 № 190936; право власності ТОВ "Еліона" на знаки для товарів і послуг "Нагорный" та "Нагорный рынок" підтверджуються відповідними записами в Єдиній базі даних державного підприємства "Український інститут промислової власності" (ДП УІПВ), "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг".

ТОВ "Еліона" неодноразово зверталося до ТОВ "Трейдмаркет 2004" з вимогою припинити порушення прав ТОВ "Еліона" та демонтувати вивіски торговельних центрів, укласти з власником знаків ліцензійну угоду чи придбати знаки для товарів і послуг "Нагорный" та "Нагорный рынок".

Попередні судові інстанції з урахуванням встановлених ними фактичних обставин справи та з огляду на застосовані ними приписи частин четвертої, п'ятої і шостої статті 16, частини другої статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", статей 494, 495 Цивільного кодексу України дійшли обґрунтованого висновку про наявність підстав для задоволення первісного позову.

Частиною п'ятою статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

За змістом частини другої статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на вимогу власника свідоцтва таке порушення (посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону) повинно бути припинено.

Як встановлено місцевим та апеляційним господарськими судами, ТОВ "Еліона" є власником знака для товарів і послуг "Нагорный" за свідоцтвом України № 188481 (дата подачі заявки - 18.11.2013) та знака для товарів і послуг "Нагорный рынок" за свідоцтвом України № 190936 (дата подачі заявки - 12.09.2013).

Відповідно до частини першої статті 500 Цивільного кодексу України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Суди попередніх інстанцій, повно і всебічно дослідивши фактичні обставини справи та перевіривши подані сторонами докази, не знайшовши підтвердження використання ТОВ "Трейдмаркет 2004" знаків "Нагорный" та "Нагорный рынок" до дата подачі ТОВ "Еліона" заявок на реєстрацію цих знаків, дійшли обґрунтованого висновку щодо недоведеності ТОВ "Трейдмаркет 2004" наявності у нього права попереднього користувача, а тому й правомірно відмовили у задоволенні зустрічного позову.

Доводи касаційної скарги даного висновку не спростовують, оскільки пов'язані з установленням обставин справи та здійсненням оцінки доказів у ній. Проте згідно з частиною другою статті 111-7 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України (1798-12) ) касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Відтак не вбачається передбачених процесуальним законом підстав для скасування оскаржуваних судових рішень.

Керуючись статтями 111-9, 111-11 ГПК України, Вищий господарський суд України

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2014 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.01.2015 зі справи № 904/8367/14 залишити без змін, а касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдмаркет 2004" - без задоволення.