Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. –головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу державного підприємства "Калуський дослідно-експериментальний завод" Інституту хімії поверхні Національної академії наук України, м. Калуш Івано-Франківської області (далі –ДП "Калуський дослідно-експериментальний завод")

на рішення господарського суду міста Києва від 07.10.2008

зі справи № 21/149

за позовом компанії "Дегусса АГ", Німеччина

до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі –Департамент), та

ДП "Калуський дослідно-експериментальний завод"

про визнання недійсним свідоцтва України № 48908 на знак для товарів і послуг.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

компанії "Дегусса АГ" –Радомського В.С.,

ДП "Калуський дослідно-експериментальний завод" –Сорохтей В.М.,

Департаменту –Потоцького М.Ю.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

Рішенням господарського суду міста Києва від 07.10.2008 (суддя Мандриченко О.В.) позов задоволено:

- визнано недійсним повністю свідоцтво України № 48908 на знак для товарів і послуг "Асил 0 Asil", зареєстроване на ім’я ДП "Калуський дослідно-експериментальний завод";

- Департамент зобов’язано внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № 48908 на знак для товарів і послуг "Асил 0 Asil" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- ДП "Калуський дослідно-експериментальний завод" заборонено використовувати позначення "Асил 0 Asil" та його складові елементи "Асил" та Asil" окремо для маркування товарів 1 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі –МКТП);

- ДП "Калуський дослідно-експериментальний завод" зобов’язано припинити наносити позначення "Асил 0 Asil" та його складові елементи "Асил" та "Asil" на упаковку хімічної продукції, зокрема, кремнеземів, пропонувати зазначені товари з нанесеними позначеннями для продажу та здійснювати їх продаж;

- з ДП "Калуський дослідно-експериментальний завод" стягнуто судові витрати з даної справи.

Судове рішення з посиланням на статтю 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі –Закон) мотивовано тим, що торговельна марка "Асил Asil" за свідоцтвом України № 48908 є схожою настільки, що їх можна сплутати, з торговельними марками "Аеросил" та "Aerosil" за свідоцтвами України відповідно №№ 37716 і 863 та про те, що торговельна марка "Асил 0 Asil" може ввести в оману щодо виробника товарів 01 класу МКТП, а тому зазначена торговельна марка не відповідає умовам надання правової охорони.

ДП "Калуський дослідно-експериментальний завод" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить рішення місцевого господарського суду скасувати та припинити провадження у справі. Скаргу мотивовано тим, що суд першої інстанції на порушення приписів Закону та Господарського процесуального кодексу України (1798-12) (далі – ГПК України (1798-12) ) не дослідив належним чином наявні у справі докази та не надав необхідної оцінки доводам відповідача.

У відзиві на касаційну скаргу Департамент підтримує касаційну скаргу ДП "Калуський дослідно-експериментальний завод" і просить оскаржуване рішення господарського суду першої інстанції скасувати.

Перевіривши на підставі встановлених господарським судом першої інстанції обставин справи правильність застосування ним норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Господарським судом міста Києва у справі встановлено, що:

- компанія "Дегусса АГ" є власником свідоцтва України № 863 на знак для товарів і послуг "Aerosil" для товарів 01 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі –МКТП), а саме "продукти кремнієвої кислоти для промислових цілей"; дата подання заявки –11.02.1980; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва –15.07.1993; дію свідоцтва продовжено до 11.02.2010;

- позивач є також власником свідоцтва України № 37716 на знак для товарів і послуг "Аеросил" для товарів 01, 02 і 17 класів МКТП, а саме "хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, сільському господарстві, садівництві та лісівництві, зокрема, синтетичні кремнієві кислоти, як наповнювачі для пластмас, гуми та гумозамінників, як добавки до хімікалій для запобігання затвердіння, підвищення плинності (текучості), згущення рідини", "згущувальні та тиксотропічні засоби для фарб та лаків" та "ізоляційні матеріали на основі синтетичних кремнієвих кислот"; дата подання заявки –13.08.1998; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва –15.03.2004;

- Департаментом 15.04.2005 видано ДП "Калуський дослідно-експериментальний завод" свідоцтво України № 48908 на знак для товарів і послуг "Асил 0 Asil" для товарів 01 класу МКТП, а саме "хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісництві; хімікати промислові; пірогенний діоксин кремнію (кремнезем), а також його модифіковані форми, що належать до 01 класу МКТП"; дата подання заявки –25.03.2005;

- згідно з висновком первинної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 23.08.2006 № 32:

знак для товарів і послуг "Асил 0 Asil", що охороняється свідоцтвом України № 48908, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Аеросил", що належить позивачеві на підставі свідоцтва України № 37716, щодо товарів і послуг, для яких зареєстровані конкуруючі позначення;

знак для товарів і послуг "Асил 0 Asil", що охороняється свідоцтвом України № 48908, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Aerosil", що належить позивачеві на підставі свідоцтва України № 863, і може ввести в оману споживачів стосовно виробника товарів чи особи, що надає послуги;

- відповідно до висновку повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 22.05.2008 № 255:

? при певних умовах використання знака для товарів і послуг "Асил 0 Asil", що охороняється свідоцтвом України № 48908, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Аеросил" за свідоцтвом України № 37716;

? при певних умовах використання знака для товарів і послуг "Асил 0 Asil", що охороняється свідоцтвом України № 48908, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Aerosil" за свідоцтвом України № 863;

? внаслідок часткової фонетичної та сематичної схожості, а також повної графічної та кольорової схожості у нанесенні на упаковку використання знака для товарів і послуг "Асил 0 Asil", що охороняється свідоцтвом України № 48908, може ввести в оману споживачів стосовно виробника товарів чи особи, яка надає послуги.

Причиною спору зі справи стало питання про наявність підстав для визнання недійсним свідоцтва України № 48908 на знак для товарів і послуг "Асил Asil".

У пункті 3 статті 6 Закону зазначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з, зокрема, знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.

Пунктом 2 статті 6 Закону передбачено, щозгідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу. Відповідне питання входить до предмету доказування в даній справі та потребує спеціальних знань.

Відповідно до частин першої та другої статті 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

При цьому питання про те, чи є торговельна марка "Асил 0 Asil" за свідоцтвом України № 48908 схожою настільки, що їх можна сплутати, з торговельними марками "Аеросил" та "Aerosil" за свідоцтвами України відповідно №№ 37716 і 863 та про те, чи може торговельна марка "Асил 0 Asil" ввести в оману щодо виробника товарів 01 класу МКТП, є питаннями, які входять до предмету доказування у справі, потребують спеціальних знань, а тому судом першої інстанції відповідно до статті 41 ГПК України правомірно призначено судову експертизу.

Згідно з частиною четвертою статті 42 ГПК України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Повторна судова експертиза призначається за ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності (підпункт 9.2 пункту 9 роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 № 02-5/424 (v_424800-98) "Про деякі питання практики призначення судової експертизи").

З урахуванням наведених законодавчих приписів місцевим господарським судом цілком правомірно з належним мотивуванням призначено повторну судову експертизу.

Відповідно до частини п’ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов’язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Про недопустимість переоцінки касаційною інстанцією доказів (зокрема, висновків експертів) зазначено й у постанові Верховного Суду України від 17.10.2006 зі справи № 14683/6-05 (н.р. 6823/9-92).

Як вбачається з оскаржуваного судового рішення зі справи, місцевий господарський суд, належним чином дослідивши зібрані у справі докази, і зокрема, висновки первинної та повторної судових експертиз, дійшов обґрунтованого висновку про те, що торговельна марка "Асил 0 Asil" за свідоцтвом України № 48908 є схожою настільки, що їх можна сплутати, з торговельними марками "Аеросил" та "Aerosil" за свідоцтвами України відповідно №№ 37716 і 863 та про те, що торговельна марка "Асил 0 Asil" може ввести в оману щодо виробника товарів 01 класу МКТП.

Відповідно до частини другої статті 16 Цивільного кодексу України способами захисту цивільних прав та інтересів може бути, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Так, господарський суд першої інстанції з'ясував, що ДП "Калуський дослідно-експериментальний завод" неправомірно використовував позначення "Асил 0 Asil" та окремо його складові елементи "Асил" та "Asil" для маркування товарів 01 класу МКТП, тобто наносив такі позначення на упаковку хімічної продукції, зокрема, кремнеземів, пропонував зазначені товари для продажу та здійснював їх продаж, чим порушував права позивача.

За таких обставин господарський суд міста Києва, встановивши факт невідповідності оспорюваної торговельної марки умовам надання правової охорони, а тому і неправомірності використання відповідачем оспорюваних позначень, прийняв правильне рішення про задоволення позовних вимог.

Доводи касаційної скарги не спростовують наведеного та не можуть бути підставою для скасування судового акта зі справи, оскільки відповідно до статті 111-7 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права та не вправі встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Таким чином, надана місцевим господарським судом правова оцінка обставин справи є вірною, а відтак оскаржуване рішення названого господарського суду підлягає залишенню без змін.

Керуючись статтями 1117, 1119 – 11111 ГПК України (1798-12) , Вищий господарський суд України

Рішення господарського суду міста Києва від 07.10.2008 зі справи № 21/149 залишити без змін, а касаційну скаргу державного підприємства "Калуський дослідно-експериментальний завод" Інституту хімії поверхні Національної академії наук України –без задоволення.