3/72 Про заборону використовувати в будь-якій формі установок очищення води та стягнення збитків за використання інтелектуальної власності у вигляді упущеної вигоди - 09.12.2010 Прийняття

Рішенням господарського суду Закарпатської області від 08.07.2010 у справі №3/72 (суддя Мокану В.В.) позов задоволено частково. Заборонено приватному підприємству "Канал –Люкс", м. Ужгород використання у бідь-якій формі установок "Біолідер", якими порушується право ТОВ "UKRBIOTAL" на використання інтелектуальної власності технології "Біотал". Стягнено з приватного підприємства "Канал- Люкс", м.Ужгород на користь ТОВ "UKRBIOTAL", Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Обарів, вул. Центральна, 7 суму 7 728 (сім тисяч сімсот двадцять вісім) грн. оплати за експертизу.

Клопотання відповідача про призначення повторної судової експертизи господарським судом відхилено, з тих мотивів, що проведення повторної експертизи унеможливлено спливом строку розгляду справи, передбаченого ст. 69 Господарського процесуального кодексу України, з огляду на заперечення представника позивача проти вирішення спору у більш тривалий строк.

Заявлена відповідачем зустрічна позовна заява до ТОВ "UKRBIOTAL" та до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним патенту на винахід повернута судом без розгляду на підставі ст. 60 ГПК України.

Провадження в інший частині позову припинено з урахуванням поданої заяви про часткову відмову від позовних вимог, а саме по стягненню з відповідача матеріальної шкоди в розмірі 485815 грн. та моральної шкоди у розмірі 50000 грн.

Рішення суду мотивовано тим, що згідно положень ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", дії відповідача по застосуванню в процесі очистки стічних вод установкою "Біолідер" кожної ознаки, включеної до незалежної формули винаходу "Спосіб багатоступеневого біологічного очищення стічної води" за патентом України НОМЕР_1 (на підставі висновку судової експертизи Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №18/10 від 19 травня 2010р.), слід вважати використанням винаходу позивача і зважаючи на відсутність у відповідача оформленого відповідно до законодавства права на використання винаходу за патентом НОМЕР_1 від 15.04.2005 року, виготовлення і реалізацію ним установок біологічної очистки стічних вод "Біолідер" суд визнав, як порушення права інтелектуальної власності.

Не погодившись з прийнятим рішенням, відповідач звернувся до Львівського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить його скасувати та прийняти нове, яким відмовити в задоволення позовних вимог в повному обсязі, посилаючись на неповне з’ясування обставини, що мають значення для справи, та невідповідність висновків, викладених в оскаржуваному рішенні, обставинам справи.

Апеляційна скарга обґрунтована тим, що на думку скаржника, ним правомірно на підставі Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (3688-12) виробляється установка очистки води "БІОЛІДЕР", оскільки ним укладено ліцензійний договір про використання промислового зразка з власником патенту НОМЕР_2 –ОСОБА_1

Скаржник посилається на те, що експертним висновком Торгово-промислової палати №0-122 стверджується, що технічні параметри та технічні схеми установок "Біотал"та "Біолідер"не ідентичні, технологічні процеси, які використовуються установками, не ідентичні, а експертним висновком №4327 експертного дослідження об"єктів інтелектуальної власності від 12.04.2010р., виконаного Львівським НДІ судових експертиз визначено, що спосіб очистки стічних вод, реалізований установкою "Біолідер"не є копією способу очистки стічних вод, який реалізовується установкою "Біотал", оскільки в способі очистки стічних вод, що реалізовується установкою "Біолідер"не використано три із вісімнадцяти суттєвих ознак, які включені в незалежний пункт формули винаходу на патент України НОМЕР_1

Скаржник покликається на те, що господарським судом надано перевагу експертному висновку НДЦ судової експертизи м.Києва (експертний висновок №18/10), однак при проведенні вказаної експертизи НДЦ,м.Київ не дотримано вимоги ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", тобто на переконання скаржника, експерт не виходив з новизни та винахідницького рівня кожної з ознак формули винаходу способу очищення води установкою "БІОТАЛ".

Позивачем у відзиві, представником в судовому засіданні доводи апеляційної скарги заперечено, вказано, що висновок торгово-промислової палати не є висновком експерта, відхилення господарським судом висновку Львівського НДІ обґрунтовано мотивовано в рішенні, оскільки експертиза проведена за заявою фізичної чи юридичної особи, вважається експертним дослідженням, а не судовою експертизою, проведеною на підставі процесуального документу.

Так, висновком № 18/10 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, наданим Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності (експертиза проводилася на підставі Ухвали суду від 19.11.2009р., що відповідає Наказу Міністерства Юстиції України № 53/5 від 18.10.1998р. (z0705-98) ), встановлено, що в процесі очистки стічних вод, що реалізується установкою очищення стічних вод "Біолідер", використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу "Спосіб багатоступеневого біологічного очищення стічних вод"за патентом України НОМЕР_1 від 15.10.2002р.

Патент України НОМЕР_1 від 15.10.2002р. належить позивачу у справі, дозволів на використання, ліцензій позивач не надавав для ПП "Канал-Люкс", відповідачем в судовому процесі не було підтверджено його право на використання при виготовлені установок "Біолідер" патенту України НОМЕР_1, яким захищено право позивача на використання "Способу багатоступеневого біологічного очищення стічних вод", що використовується позивачем при виготовлені установок "ВІОТАL".

Відповідно до ст.5 ЗУ "Про охорону прав на промислові зразки", об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб, відповідно даним патентом охороняються особливості дизайну виробу, а саме установки "Біолідер", а не її конструктивні або функціональні особливості.

Патент України НОМЕР_1 від 15.10.2002 року, який належить Товариству охороняє саме конструктивні та функціональні особливості виробництва установок для очистки стічних вод, що і було з'ясовано судом першої інстанції в процесі .судового розгляду справи.

Також однією особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на винахід, як зазначає позивач, є правова презумпція, встановлена у частині другій ст. 28 ЗУ "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Згідно з цією нормою будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного, вважається виготовленим із застосуванням цього процесу.

Обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту. Відповідно до ч.З ст. 35 ГПК України факти, які відповідно до закону вважаються встановленими, не доводяться при розгляді справи. Тому тягар доказування протилежного покладено на іншу особу, яка виготовляє цей продукт.

Третя особа у відзиві на апеляційну скаргу, доводи останньої повністю підтримує з тих же підстав і обґрунтувань, які наведені в апеляційній скарзі.

17.11.2010р. позивачем через канцелярію суду подано клопотання встановити особу, яка від імені відповідача підписала апеляційну скаргу та встановлення повноважень ОСОБА_2. щодо вчинення процесуальних дій у даній справі.

В судовому засіданні 1.12.2010р., суд встановив особи тих, хто прибув у судове засідання, а також перевірив повноваження представників учасників судового процесу, які визнав належними.

Повноваження ОСОБА_2., в тому числі право оскарження рішення суду підтверджено дорученням, виданим підприємством з терміном дії до 15.04.2013р. та не відкликано особою, яка видала доручення.

В судовому засіданні ОСОБА_2. підтвердив вчинення ним підпису на апеляційній скарзі.

В судовому засіданні 1.12.2010р. представником відповідача подано клопотання про призначення повторної судової експертизи, яке судом відхилено з огляду на те, що відповідачем не підтверджено та не доведено необґрунтованість висновку судового експерта №18/10 та його суперечність матеріалам справи, як не вказано сумнівів у його правильності. Натомість місцевим господарським судом встановлено суперечливість висновку №4327 експертного дослідження Львівського НДІ судових експертиз та висновку №0-122 Закарпатської торгово-промислової палати, призначено проведення судової експертизи, висновок якої оцінено судом відповідно до вимог ст. 43 ГПК України.

Судом встановлено, що ухвала, яка направлена судом відповідачу (апелянту) на адресу, зазначену в апеляційній скарзі, як фактичну, повернуто відділенням зв"язку із зазначенням причини невручення, а саме: "за зазначеною адресою не знаходиться", повноважний представник відповідача (апелянта) в судовому засіданні пояснив, що про час і місце судового засідання йому стало відомо від третьої особи.

Із поданого позивачем витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 11.10.2010р. (оригіналу) вбачається місцезнаходження Приватного підприємства "Канал-Люкс"за адресою: 02222, м.Київ, Деснянський район, вул.Пухівська, будинок,1. "А", однак ухвала суду направлена за вказаною адресою, повернута відділенням зв"язку із зазначенням причини не вручення: "за вказаною адресою не значиться".

Львівським апеляційним судом, відповідача повідомлено про час та місце розгляду справи за всіма наявними поштовими адресами, які містяться в матеріалах справи, однак ухвали суду повернуті відділенням зв"язку з зазначенням причини невручення: "за вказаною адресою не значиться".

Представник відповідача участі в судовому засіданні 09.12.2010р. не прийняв, причини нез"явлення суду не повідомлялися в тому числі фактична адреса перебування апелянтом до відома суду не доводилася, оскільки за вказаною відповідачем поштовою адресою, як фактичною, зокрема, у клопотанні про призначення повторної судової експертизи, ухвала суду також повернена відділенням зв"язку із зазначенням причини не вручення: "за вказаною адресою не значиться"..

Незважаючи на належне повідомлення третьої особи про час та місце розгляду справи, представник в судове засідання, з невідомих суду причин, не з"явився.

В судовому засіданні представник позивача підтримав доводи, які викладені у відзиві на апеляційну скаргу.

Розглянувши у судовому засіданні апеляційну скаргу, дослідивши матеріали справи та зібрані у ній докази, заслухавши пояснення представників сторін, третьої особи, колегією суддів встановлено наступне.

З матеріалів справи вбачається, що патентом України НОМЕР_1 від 15.04.2005 року на винахід "Спосіб багатоступеневого біологічного очищення стічної води", заявником якого є ТОВ "UKRBIOTAL", захищено права автора технології ОСОБА_3 та підтверджено належність товариству з обмеженою відповідальністю "UKRBIOTAL" права на використання технології, як об’єкту інтелектуальної власності.

Позивач стверджує, що в процесі виготовлення установок біологічної очистки стічних вод відповідач порушує його права, як шляхом виготовлення запатентованого продукту, але під іншою назвою, так і шляхом застосування запатентованої технології. На підтвердження факту використання відповідачем запатентованого винаходу посилається на результати експертного дослідження установки "Біолідер", придбаної у відповідача приватним підприємством "Дерево в інтер’єрі" за договором № 06/10-08 від 06.10.2008 року. Висновком №290 експертного дослідження об’єктів інтелектуальної власності від 14.07.2009 року, проведеного Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України, встановлено, що в процесі очистки стічних вод, що реалізується установкою очищення стічних вод "Біолідер" використано кожну ознаку, включену в незалежний пункт формули винаходу за патентом України НОМЕР_1.

Зважаючи на позицію відповідача, який висловив сумніви в правильності зазначеного експертного висновку, оскільки при проведенні дослідження, на його думку, фактично не порівнювався спосіб багатоступеневого біологічного очищення стічної води, запатентований позивачем, з тим, що використовується відповідачем, судом за клопотаннями обох сторін було призначено у справі судову експертизу охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. На вирішення експертизи було поставлено питання: чи використано в процесі очистки стічних вод, що реалізовується установкою очищення стічних вод "Біолідер", кожну ознаку, включену в незалежний пункт формули винаходу за патентом України НОМЕР_1, або ознаку, еквівалентну їй.

Висновком №18/10 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 3/72 від 19 травня 2010 року, наданим Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності, встановлено, що в процесі очистки стічних вод, що реалізується установкою очищення стічних вод "Біолідер", використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу "Спосіб багатоступеневого біологічного очищення стічної води" за патентом України НОМЕР_1.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо часткового задоволення позовних вимог, виходячи з наступного:

Відповідно до статті 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Як вбачається з рішення суду першої інстанції, в його основу було покладено висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи та висновком №18/10 встановлено, що в процесі очистки стічних вод, що реалізується установкою очищення стічних вод "Біолідер", використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу "Спосіб багатоступеневого біологічного очищення стічної води" за патентом України НОМЕР_1.

Оцінивши та перевіривши вказаний висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності за правилами статті 43 Господарського процесуального кодексу України, який відповідно до статті 42 Господарського процесуального кодексу України не є обов’язковим для господарського суду, але у судової колегії не викликає сумніву достовірність встановлених експертом обставин, що мають значення для правильного вирішення спору, оскільки відповідно до статей 384, 385 Кримінального кодексу України, експерт був попереджений про те, що несе відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку,у зв’язку з чим суд апеляційної інстанції, приймає вказаний висновок в якості належного доказу у даній справі.

Крім того, відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі"(далі – Закон) винахід (корисна модель) –результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;

Згідно з частинами 2, 4 статті 6 Закону, об’єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються патентом (деклараційним патентом).

В даному випадку об’єктом корисної моделі за деклараційним патентом України НОМЕР_1 є винахід "Спосіб багатоступеневого очищення стічної води".

Відповідності до частини 2 статті 28 Закону, патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

За таких обставин, матеріалами справи підтверджений факт введення у цивільний обіг відповідачем виробу (установки) з використанням належного позивачу винаходу, захищеного патентом України НОМЕР_1

Статтею 418 Цивільного кодексу України встановлено, що право інтелектуальної власності –це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України (435-15) та іншим законом.

Відповідно до статті 420 Цивільного кодексу України, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні таємниці, винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Згідно зі статтею 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності є: право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до пунктів 2, 3 статті 427 Цивільного кодексу України, особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом (435-15) та іншим законом.

Згідно з абз. 7-10 частини 2 статті 28 Закону, будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим; існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту. В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Як встановлено судом та підтверджується матеріалами справи, позивач належним чином володіє правами на використання винаходу "Спосіб багатоступеневого біологічного очищення стічної води", захищеного патентом України НОМЕР_1, натомість відповідачем не надано суду доказів на отримання дозволу на використання даного винаходу та не спростовано використання такого винаходу у продукції власного виробництва відповідача, а саме в установці очищення стічних вод "Біолідер".

У зв’язку з викладеним, використання відповідачем у своїй продукції винаходу, захищеного патентом України НОМЕР_1 є незаконним використанням об’єктів права інтелектуальної власності позивача.

За таких обставин, позовні вимоги щодо заборони відповідачу виготовляти та здійснювати продаж продукції з використанням винаходів, захищених патентом України НОМЕР_1 є обґрунтованими та підставно місцевим господарським судом задоволені.

Судова колегія не приймає до уваги доводи скаржника щодо правильності експертного висновку у даній справі, зважаючи на висновок № 4327 від 12.04.2010 року Львівського НДІ судових експертиз, яким констатовано, що в способі очистки стічних вод, що реалізуються установкою "Біолідер", не використано три з вісімнадцяти суттєвих ознак, які включені в незалежний пункт формули винаходу патенту НОМЕР_1, тобто спосіб очистки стічних вод, реалізований установкою "Біолідер", не є копією способу очистки стічних вод, який реалізується установкою "Біотал", оскільки наданий на вимогу господарського суду висновок судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України містить докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовану відповідь на поставлене господарським судом питання, формулювання якого здійснювалось за участі сторін. Питання, поставлене експерту гр. ОСОБА_1., не відповідає визначеному Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень № 53/5 від 08.10.1998 року (z0705-98) зі змінами переліку питань, які вирішує експертиза з питань об’єктів інтелектуальної власності. При проведенні зазначеного дослідження експерт не попереджався про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України. Висновок експерта Львівського інституту судових експертиз про відмінність способів очистки стічних вод, що реалізуються установками "Біолідер" та "Біотал", зроблено без зазначення документів або матеріалів, які можуть свідчити про складові частини установки "Біотал", без виїзду для огляду установок; у описі об’єктів дослідження, що надійшли до експерта, міститься посилання лише на опис та фотографічні зображення вузлів установки очистки стічних вод "Біолідер".

Отже, вказаний висновок не може вважатись доказом, яким, на думку апелянта, підтверджується факт невикористання ним моделі за патентом НОМЕР_1, оскільки в силу викладеного та встановленого, даний експертний висновок не встановлює таких юридичних фактів, як використання чи не використання відповідачем моделі за патентом НОМЕР_1, тому він не є належним та допустимим доказом в розумінні статті 32 ГПК України. Натомість, як вбачається із матеріалів справи, такі факти були встановлені судовою експертизою об’єктів інтелектуальної власності, яка була прийнята судом до уваги при вирішенні даного спору.

Крім того, господарським судом правомірно не взято до уваги поклилання відповідача на наявність у ОСОБА_1 патенту на промисловий зразок НОМЕР_2 на установку для біологічної очистки стічних вод, оскільки відповідно до ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбовування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб; обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу, що підтверджує аргументи позивача про те, що патент на промисловий зразок охороняє особливості дизайну виробу, а не його конструктивні або функціональні особливості.