9/108 Про заборону вчинення дій, що є актом недобросовісної конкуренції - 25.11.2010 Прийняття

Рішенням Господарського суду Чернівецької області від 21.09.2010 р. у справі №9/108 задоволено позов Відкритого акціонерного товариства "Чернівецький хлібокомбінат", м. Чернівці (надалі –Позивач) до Фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (місце проживання – с. Черепківці, Глибоцького району, Чернівецької області; адреса виробництва –АДРЕСА_1 (надалі –Відповідач)) та заборонено фізичній особі - підприємцю ОСОБА_3 (с. Черепківці Глибоцького району Чернівецької області; адреса виробництва - АДРЕСА_1) здійснювати виготовлення та запровадження у господарський обіг хліба формового з використанням позначення, що складається із будь-якої комбінації літери "Ч"та літери "Х", яке розташоване на нижній стороні хліба, для утворення якого під час формування і випікання хліба застосовуються спеціальні форми. Стягнуто з фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (с. Черепківці Глибоцького району Чернівецької області, іден. номер - НОМЕР_1) на користь Відкритого акціонерного товариства "Чернівецький хлібокомбінат"(м. Чернівці вул. Головна, 22, код 03293304) 85 гривень державного мита, 312,50 гривень витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 8004,00 гривень витрат на проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Рішення місцевого господарського суду мотивоване тим, що нанесення Відповідачем позначення "ХПЧ"на нижній частині хлібу формового "Степовий"призводить до його змішування з продукцією ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат", а саме із хлібом формовим "Орільський", який виробляється Позивачем з 12.01.2007 р. і захищений патентом на промисловий зразок №15631. Такі дії Відповідача є актом недобросовісної конкуренції в силу ч. (2) та п. 1 ч. (3) ст. 10 bis Паризької конвенції "Про охорону промислової власності"від 20.03.1883 р. і підлягають припиненню та забороні.

Не погодившись з прийнятим рішенням Фізична особа –підприємець ОСОБА_3 звернувся з апеляційною скаргою б/н від 01.10.10 р. та доповненнями до неї б/н від 23.11.10 р., в яких покликається, зокрема, на невірне застосування місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права при вирішенні спору.

Так, на момент розгляду справи у суді першої інстанції Відповідач подав позов до Солом"янського районного суду м. Києва про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок №15631. По тій же справі є висновок №61/10-НМ судової експертизи об"єктів інтелектуальної власності, яким встановлено, що "сукупність суттєвих ознак промислового зразка "хліб"за патентом України №15631 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки № s 2007 о 0614 до установи, тобто до 10.04.2007 р.". Випікання клейма виробника на хлібобулочному виробі є загальновживаною практикою, починаючи з 1266 р. Таким чином, Висновком судової експертизи №61/10-НМ було встановлено відсутність новизни промислового зразка за патентом України №15631.

На думку Апелянта, висновок судової експертизи №115, який був покладений в основу оскаржуваного рішення спростовується висновком судової експертизи №61/10-НМ. Апелянт зазначає, що Позивач, маркуючи свій товар абревіатурою "ЧХП"зазначає своє фірмове найменування ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат", в той же час як Відповідач використовує власну абревіатуру "ХПЧ"виключно свого фірмового найменування "Хлібопекарня ОСОБА_3".

Викладені вище обставини, на думку Апелянта, вказують на незаконність та необґрунтованість прийнятого Господарським судом Чернівецької області рішення щодо задоволення позовних вимог.

Представник ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат"письмового відзиву на апеляційну скаргу не подав, однак його представник в судовому засіданні вказує, що рішення місцевого господарського суду прийнято у відповідності до вимог чинного законодавства і не вбачає підстав для його скасування.

Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду від 04.11.10 р. залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Відповідача Державний департамент інтелектуальної власності, який у відзиві (б/н від 22.11.10 р.) підтримав доводи апеляційної скарги.

За заявою сторони розгляд справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: програмно апаратного комплексу "Оберіг". Для архівного оригіналу звукозапису надано диск КДН серійний номер 106JS6012"101037.

В судовому засіданні 25.11.10 р. представник Апелянта підтримав доводи апеляційної скарги, а представник Позивача доводи, викладені у відзиві на апеляційну скаргу.

Третя особа –Державний департамент інтелектуальної власності - участі уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак його позиція викладена у надісланому відзиві.

За таких обставин судова колегія Львівського апеляційного господарського суду ухвалила розглядати справу за відсутності представника третьої особи.

Вивчивши матеріали справи, оцінивши зібрані докази в сукупності з доводами апеляційної скарги та відзивами на неї, заслухавши позиції представників сторін, судова колегія Львівського апеляційного господарського суду прийшла до висновку про відсутність підстав для скасування рішення місцевого господарського суду з наступних підстав.

10.04.2007 р. ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат"звернувся з заявою на видачу патенту на промисловий зразок і такий йому був виданий за №15631 (Т-1, а.с.13), зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 10.01.2008 р. Таким чином, ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат"на час розгляду справи місцевим господарським судом був власником прав на промисловий зразок №15631 за назвою "Хліб". Промисловий зразок використовується для позначення та ідентифікації продукції ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат", а саме: хліба формового "Орільський"вагою 0,7 кг., позначеного на нижній частині хліба за допомогою спеціально виготовлених форм фірмовим знаком "ЧХК", взятим у рамку, що означає, "Чернівецький хлібокомбінат". Маркований таким способом хліб Позивач виготовляє з 2007 р. Для організації виробництва маркованого таким способом хліба 12.01.2007 року. Позивачем було видано наказ №4а "Про введення в експлуатацію хлібних форм з логотипом "ЧХК"при виробництві хліба формового "Орільський"(Т-3,а.с. 61).

Заяву на отримання патенту на промисловий зразок подано 10.04.2007 р., рішення про видачу патенту Позивачу прийнято 06.11.2007 р., а публікаціям в офіційному бюлетні відомостей про видачу патенту відбулось 10.01.2008 р. (Т-1, а.с.13-16).

24.04.2009 р. Відповідачем подано заявку № m 200904677 на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг "ХПЧ"(Т-1, а.с.78, 131), а 26.10.2009 р. –подано заявку на отримання патенту на промисловий зразок "Хліб", на нижній площині якого у її центральній частині, розміщено заглиблену фірмову позначку виробника "ХПЧ".

Наказом Відповідача від 15.05.2009 р. до заміни логотипу торгівельної марки "ЧХП"на "ХПЧ"вилучено з експлуатації хлібні форми з логотипом торгівельної марки "ЧХП". У свою чергу наказом від 17.05.2009 р. введено в експлуатацію хлібні форми з логотипом "ХПЧ".

Рішенням Чернівецького обласного відділу Антимонопольного комітету України від 14.05.2009 р. (Т-1, а.с.88-90) визнано дії Приватного підприємця ОСОБА_3, які полягають у неправомірному використанні при виробництві та реалізації хліба "ЧХП"з високим ступенем схожості із позначенням "ЧХП", що належить ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат"на правах офіційно зареєстрованого промислового зразка, та яке використовувалось ним раніше, порушенням, передбаченим ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"в частині використання у господарській діяльності схожого позначення без дозволу (згоди) суб"єкта господарювання, який раніше почав його використовувати, що призвело до змішування з діяльністю цього суб"єкта господарювання. Пунктом 3 вказаного рішення на Відповідача накладено штраф в розмірі 7 500 грн.

Однак, Відповідач продовжував реалізовувати хліб з маркуванням із комбінацією літер "Ч"та "Х", про що свідчать заяви покупців ОСОБА_7 від 12.10.2009 р., ОСОБА_8 від 10.11.2009 р. (Т-2, а.с.129) із доданими до них чеками про придбання хлібу "Орильського", актами огляду пред"явлених виробів від 12.10.2009 р. та 11.11.2009 р., відповідно, із змісту яких вбачається, що придбаний покупцями хліб формовий вагою 650 гр. містить на нижній частині літери "ХПЧ"і не є виробником ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат", а його продано замість хліба "Орильський"вагою 700 гр.

В матеріалах справи наявні заяви скарги споживачів –покупців хліба "Орильський"ОСОБА_9 (Т-3, а.с. 74) та ОСОБА_10 (Т-3,а.с.73), при розгляді яких було встановлено, що ними придбано не хліб "Орильський"виробництва ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат"вагою 700 грн., а хліб вироблений ФО-підприємцем ОСОБА_3 із маркуванням "ХПЧ"вагою 650 гр.

З висновку №115 судової експертизи об"єктів інтелектуальної власності складеного 13.04.2010 року експертами Київського науково дослідного інституту судових експертиз атестованими за відповідними експертними спеціальностями (Т-3, а.с.25-28), вбачається, що у хлібному виробі ФОП ОСОБА_3, який маркований позначенням "ХПЧ" та зображення якого містяться у наданих на експертизу матеріалах справи, використана уся сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №15631. Вказаний хлібний виріб відрізняється від промислового зразка за такою сукупністю ознак: формою вершин поперечних країв рамки на нижній стороні виробу; наявністю в середині рамки трьох знаків (букв), зміст (семантика) яких відрізняється від змісту (семантики) знаків (букв), що містяться в середині рамки, наявній на нижній стороні промислового зразка за патентом України №15631. Ці ознаки є несуттєвими, оскільки у порівнянні з ознаками промислового зразка за патентом України №15631 вони не є настільки значимими, що можуть викликати нове зорове враження від зовнішнього вигляду виробу без пильного його розглядання. Вироблення ФОП ОСОБА_3 хлібу, зображення якого містяться в наданих на експертизу матеріалах справи може призвести до змішування споживачами товарів, а саме: хлібів, що виробляються ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат" м. Чернівці із використанням промислового зразка за патентом України №15631 та ФОП ОСОБА_3 та /або цих виробників. Використання позначення, що складається із будь-якої комбінації літери "Ч" та літери "Х", яке розташоване на нижній стороні хліба, у даному випадку змішування споживачами товарів не виключає.

Відповідно до Роз’яснень №7298-10 щодо висновку судової експертизи №115 наявність у складі матеріалів, наданих для проведення експертизи патенту України №19777 на промисловий зразок "Хліб" та свідоцтва України №116517 на знак для товарів і послуг "ХПЧ" не вплинула на розв’язання питань, поставлених на вирішення експертам, оскільки останніми фактично дослідженні як ознаки промислового зразка Відповідача за патентом, так і ознаки позначення, яке зареєстроване як знак для товарів і послуг за свідоцтвом відповідача №116517.

Наведені вище докази та матеріали справи спростовують твердження Відповідача про відсутність змішування при реалізації в торговельній мережі хлібу формового, виготовленого ФОП ОСОБА_3 із маркуванням на нижній його частині літерами "ХПЧ" та хлібу формового виготовленого ВАТ "Чернівецький хлібокомбінат" із маркуванням на його нижній частині літерами "ЧХК".

При перегляді рішення місцевого господарського суду в апеляційному порядку, судова колегія Львівського апеляційного господарського суду керувалась наступним.

Згідно вимог ст. 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності –це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об"єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом (435-15) та іншим Законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом. До об"єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки (ст. 420 Цивільного кодексу України, ст. 155 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" знак –позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об’єктом знака, за ч.2 ст.5 цього Закону, може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Згідно із змістом ст. 10 bis (недобросовісна конкуренція) Паризької конвенції "Про охорону промислової власності" від 20 березня 1883 року, чинної для України з 25.12.1991 року.:

(1) Країни Союзу зобов'язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції.

(2) Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах.

(3) Зокрема підлягають забороні:

1. всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента;

2. неправильні ствердження при існуванні комерційної діяльності, що здатні дискредитувати підприємство, продукти чи промислову або торговельну діяльність конкурента;

3. вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів.

Частиною першою статті 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" встановлено, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Вимогами статті 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" визначено, що неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання. Використання у фірмовому найменуванні власного імені фізичної особи не визнається неправомірним, якщо до власного імені додається який-небудь відмінний елемент, що виключає змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання.

Таким чином, з аналізу наведених вище фактичних даних, судова колегія погоджується з висновком місцевого господарського суду про правову обґрунтованість позиції Позивача щодо його першості використання, а саме: виготовлення з 12.01.2007 р. хлібу формового "Орільський"з відповідним маркуванням на нижній частині що складається із комбінації літер "ЧХК", взятих в рамку та з 10.01.2008 р. виникнення прав, що випливають з патенту №15631 –перед використанням Відповідачем ФО-підприємцем ОСОБА_3 виготовлення та маркування на нижній частині хлібу формового "Степовий"що складається із комбінації літер "ХПЧ", а відтак суд правомірно покликався на ч. 1 ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".

Щодо покликань Відповідача в апеляційній скарзі та доповненнях до неї на рішення Солом"янського суду м. Києва від 23.11.10 р. про визнання недійсним патенту України №15631 на промисловий зразок "Хліб", судова колегія зазначає, що такі докази не існували на час прийняття рішення місцевим господарським судом, а тому і не могли вплинути на правильність його прийняття, окрім цього вказане рішення місцевого суду не вступило в законну силу.

На твердження Апелянта про те, що в рецензії Центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерством юстиції України дано критичну оцінку висновку №115 Київського науково-дослідного інституту, а тому його не слід приймати до уваги, судова колегія зазначає, що у відповідності до вимог ст. 42 Господарського процесуального кодексу України висновок судового експерта для господарського суду не є обов"язковим і оцінюється господарським судом за правилами статті 43 Господарського процесуального кодексу України. Вказаний висновок судової експертизи в сукупності з іншими зібраними у справі доказами (рішення Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (Т-1,а.с. 88-90), розпорядження адміністративної колегії Чернівецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (Т-5, а.с.56), заявами споживачів (Т-2 а.с.129, Т-3, а.с.73, 74) свідчить про те, що своїми діями Відповідач допустив факт недобросовісної конкуренції щодо Позивача, а тому порушене право останнього підлягає судовому захисту.

Частиною 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається на підставу своїх вимог і заперечень, чого Скаржником не зроблено.

Враховуючи наведене, судова колегія погоджується із висновком місцевого господарського суду про обґрунтованість та законність позовних вимог, що підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, вважає, що всі обставини, які мають значення для справи, були з’ясовані повністю і у відповідності із вимогами закону.