21/404 Про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг - 10.08.2009 Прийняття

Позивач, Ямаха Корпорейшн, у червні 2005 року звернувся до господарського суду міста Києва із позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності та Товариства з обмеженою відповідальністю "Сатурн Лтд" (надалі Товариство) про визнання недійсним свідоцтва на словесний товарний знак "YAMAHA" № 10198, мотивуючи позов тим, що товарний знак, який належить Товариству, не є охороноздатним, адже, в силу пункту 2

статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", за яким не мають правової охорони позначення, які є оманливими, або такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Окрім цього підставою для визнання недійсним свідоцтва № 10198, на думку Позивача, була та обставина, що зареєстрований за Товариством знак "YAMAHA" є тотожнім із знаком раніше зареєстрованим в Україні на ім’я Ямаха Корпорейшн для споріднених товарів, що за змістом пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не давало можливості реєструвати знак для товарів із таким же словесним позначенням за Товариством .

Товариство проти позову заперечувало і вказувало, що на дату подання ним заявки на реєстрацію позначення (дата подачі заявки - 03.06.2003 р.) при визначенні однорідності (спорідненості ) товарів мали бути перевірені рід (вид) товарів, їх призначення, вид матеріалу, з якого ці товари виготовлені, умови та канали їх збуту, коло споживачів. Утім, за вказаними ознаками товарний знак "YAMAHA", який належить Товариству, зареєстровано для товарів, які не є спорідненими із товарами, що їх виробляє Позивач.

Для роз’яснення питань щодо спорідненості товарів судом була призначена експертиза, а згодом, повторна, на час проведення якої провадження у справі зупинялося.

Після поновлення провадження у справі, у процесі розгляду спору Позивач змінив правову підставу позову, подавши відповідне клопотання 07 листопада 2007 р. Позивач просив визнати недійсним у повному обсязі свідоцтво України № 40198 на знак для товарів і послуг "YAMAHA" на ім’я Товариства, виходячи з положень пункту 4 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", та зобов’язати другого відповідача - Державний департамент інтелектуальної власності внести до Державного реєстру знаків для товарів і послуг України відповідний запис .

При цьому Позивач послався на висновки рішення Апеляційної палати Державного Департаменту Інтелектуальної власності від 22 лютого 2007р., яке затверджене 18 травня 2007 р. наказом Державного Департаменту Інтелектуальної власності, та на ту обставину, що використання та реєстрація на ім’я українського Товариства стосовно споріднених та неспоріднених товарів знаку "YAMAHA", який визнано добре відомим в Україні відносно японської компанії Ямаха Корпорейшн, неодмінно вказує на зв'язок між японською компанією та Товариством і інтересам цієї компанії буде завдано шкоди, оскільки знак "YAMAHA" існує та відомий понад 100 років у всьому світі та асоціюється у споживачів з якістю японського виробника.

Товариство у своїх запереченнях ( а.с. 95, том 2) доводів Позивача вказувало на ту обставину, що умови, визначені статтями 6 та 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" для визнання недійсним свідоцтва, мали існувати на момент видачі свідоцтва.

Утім, на момент видачі свідоцтва Товариству рішення Апеляційної палати Державного Департаменту Інтелектуальної власності від 22 лютого 2007р, на висновках якого ґрунтував свої доводи Позивач, не існувало, відтак, вважає Товариство, підстави для задоволення позову відсутні.

Окрім цього, Товариство звернуло увагу суду на те, що знак для товарів і послуг "YAMAHA" є добре відомим щодо товарів 9, 12 та 15 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), що не є беззаперечною підставою для визнання недійсним свідоцтва України для товарів 11 та 21 класу МКТП.

Вказувало Товариство на недоведеність Позивачем зв’язку між товарами, що випускаються Товариством, та японською корпорацією, та на наявність і характер шкоди, завданої інтересам цієї японської корпорації.

Відповідач-1, Державний департамент інтелектуальної власності, заперечень проти доводів Позивача, викладених у зв’язку із зміною правової підставою позову, не подав.

У зв’язку із задоволенням клопотання Товариства про призначення судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності для роз’яснення питання зв’язку між використанням Товариством знаку "YAMAHA" щодо неспоріднених товарів із Компанією Ямаха Корпорейшн, як власником добре відомого знаку "YAMAHA" відносно товарів 9, 12 та 15 класів МКТП згідно з рішенням Апеляційної палати від 22.02.2007 р. та ймовірності заподіяння шкоди інтересам Компанії Ямаха Корпорейшн таким використанням провадження у справі було зупинено.

Рішенням господарського суду міста Києва від 06. 06.2009 р . по справі позов задоволено у повному обсязі з мотивів невідповідності знака "YAMAHA" за свідоцтвом України № 40198 умовам надання правової охорони, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки Товариством, виходячи з висновків рішення Апеляційної палати Держдепартаменту інтелектуальної власності, за яким знак "YAMAHA" визнано добре відомим в Україні відносно Позивача щодо визначених товарів 9, 12 та 15 класу МКТП станом на 01.01.2002 р. та на можливість сприйняття споживачами зв’язку між товарами Товариства та Компанією Ямаха Корпорейшн.

Не погоджуючись із рішенням господарського суду, Товариство подало апеляційну скаргу, і якій просить рішення скасувати, прийняте нове рішення про відмову Компанії Ямаха Корпорейшн у задоволенні позову.

В обґрунтування апеляційної скарги вказано на неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи, недоведеність обставин, що мають значення для справи, порушення норм матеріального та процесуального права при прийнятті оскаржуваного рішення.

В обґрунтування доводів скарги апелянтом зазначено на те, що суд не взяв до уваги положення пункту 4 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", за якими обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом, у якому, окрім зображення знака, наводиться перелік товарів і послуг.

Товариство вказувало, що товарний знак "YAMAHA" був зареєстрований щодо нього у 11 та 21 класах товарів за МКТП, у той час, як цей же товарний знак відносно Позивача був зареєстрований для товарів 9, 12 та 15 класу МКТП.

На думку апелянта, суд не врахував, що визнання недійсним свідоцтва пов’язане з наявністю умов, передбачених статтею 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", однак, на момент видачі свідоцтва Товариству рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, як акт, що діє у часі і просторі від дня його затвердження, не діяло.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 10.07.2009 року у складі колегії суддів Коротун О.М., Кропивної Л.В, Пашкіної С.А вказану апеляційну скаргу було прийнято до провадження та призначено до розгляду в судовому засіданні на 27.07.2009 року.

Розпорядженням голови Київського апеляційного господарського суду №01-23/1/15 від 24.07.2009 року здійснено заміну у складі колегії суддів, що розглядає справу, у зв’язку із знаходженням судді Коротун О.М. у відпустці, та доручено здійснити розгляд апеляційної скарги у справі № 21/404 колегії суддів у наступному складі: головуючий суддя – Кропивна Л.В. судді : Попікова О.В. та Пашкіна С.А.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.07.2009 року у складі колегії суддів Кропивної Л.В, Попікової О.В. та Пашкіної С.А, при розгляді апеляційної скарги оголошувалася перерва у судовому засіданні в порядку статті 77 ГПК України до 10.08.2009 року в зв’язку із задоволенням клопотання представників сторін про відкладення.

Розпорядженням голови Київського апеляційного господарського суду №01-23/1/16 від 03.08.2009 року здійснено заміну у складі колегії суддів, що розглядає апеляційну скаргу по справі, у зв’язку із знаходженням судді Попікової О.В. у відпустці, та доручено здійснити розгляд апеляційної скарги колегії суддів у справі у наступному складі: головуючий суддя – Кропивна Л.В. судді : Синиця О.Ф. та Пашкіна С.А.

У судовому засіданні 10.08.2009 року взяли участь представники Позивача та Відповідача-2, натомість представник відповідача-1, належним чином повідомлений про час і місце розгляду апеляційної скарги, у судове засідання 10.08.2009 р. не з’явився. Клопотання про відкладення розгляду скарги від нього не поступило.

Колегія суддів Київського апеляційного суду вважає за можливе продовжити розгляд апеляційної скарги без участі представника Відповідача-1, оскільки явка сторін не була визнана судом обов’язковою.

У відзиві, поданому на апеляційну скаргу, Позивач просить відмовити у її задоволенні, мотивуючи тим, що знак "YAMAHA" було добре відомим на ім’я Позивача у відношенні неоднорідних товарів ( 9,,12, а 15 класу МКТП). Відповідно до результатів соціологічного опитування, проведеного у 2007 році, 76 % населення України знали товарний знак "YAMAHA" і асоціювали його з Японією. Висновок Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності про те, що знак був добре відомим в Україні ґрунтувався на наданих заявником матеріалах, які підтверджували історію виникнення знаку, отримання ним визнання та відомості у світі завдяки високій надійності товарів, що виробляються під цим знаком.

Заслухавши пояснення представника Позивача, суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи, колегія Київського апеляційного господарського суду дійшла до висновку про відсутність підстав для задоволення апеляційної скарги, виходячи з такого.

Спір між Компанією Ямаха Корпорейшн (надалі - Компанія) та Товариством виник з приводу порушення права інтелектуальної власності Компанії на торгівельну марку (знак для товарів ) "YAMAHA", добре відому відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати центрального органу виконавчої влади з питань правової оброни інтелектуальної власності цей знак став добре відомим в Україні .

Відповідно до статті 1 Закону України " Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі-Закон) знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

За змістом статей 5 та 6 Закону цей критерій покладено в основу надання правової охорони знаку чи відмови у наданні такої охорони.

Так, правова охорона, в силу приписів частини 1 статті 5 Закону, надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим законом серед яких, згідно з частинами 2 та 3 статті 6 Закону, зокрема, можуть бути позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману як щодо самого товару чи послуги, так і до особи, яка виробляє товар або надає послуги; позначення є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, країни Союзу зобов’язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знаку, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції (995_123) , і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Таким чином, до предмету доказування у даному спорі, як вірно визначено судом першої інстанції, є питання з’ясування обставин на підтвердження того, чи визнано у встановленому законом, іншим джерелом права в Україні, порядку знак "YAMAHA" добре відомим в Україні, чи відповідає зареєстрований спірний знак для товарів Товариства умовам надання правової охорони та чи є спірний знак тотожнім або схожими настільки, що його можна сплутати з знаком Позивача, який охороняється незалежно від його реєстрації в Україні на підставі статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності .

Досліджуючи ці питання, місцевим господарським судом на підставі оцінених доказів, у т. ч. рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, встановлено, що реєстрація поданої 03.06.2003 р. Товариством до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України заявки № 2003065718 знака "YAMAHA" для товарів 11,21 класу МКТП проведена у той час, як за станом на 01 січня 2002 року цей знак був добре відомим в Україні і міг сприйматися споживачем як такий, що вказував на зв'язок між Товариством та Компанією Ямаха Корпорейшн і внаслідок такого використання заподіяння шкоди інтересам Компанії була ймовірним.

Встановивши цей факт, суд першої інстанції дійшов висновку, з яким погоджується Київський апеляційний господарський суд, що правова охорона на знак YAMAHA", відколи знак було визнано добре відомим в Україні, тобто з 01 січня 2002 року, стала поширеною на товари Позивача безвідносно до того, чи є ці товари спорідненими з товарами, які випускає Товариство під цим же знаком, чи доведеною документально є шкода інтересам Позивача від використання цього знаку Товариством, і чи зареєстрованим в Україні добре відомий у ній знак.

Такий висновок ґрунтується на аналізі частини 4 статті 25 Закону, за приписами якої з дати, на яку за визначенням апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знаку іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ним та власником добре відомого знаку і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Не менш важливими для з’ясування питання існування небезпеки змішування словесного позначення "YAMAHA" в очах споживачів через відомість та визнання знака суспільством, є висновки проведеного у квітні 2006 року Українським інститутом соціальних досліджень опитування громадської думки населення України в усіх її областях, АР Крим та м. Києві соціального дослідження, за результатами якого з опитаних 2 тис. 32 респондентів віком від 18 та старше - 76 % дорослого населення знають знак "YAMAHA" і асоціюють його саме з японським виробником . На висновках проведеного соціального дослідження ґрунтувалося, з поміж-іншого, рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 22.02.2007 р., яке набрало законної сили ( а.с. 5 том 2 ).

Враховуючи викладене, Київський апеляційний господарський суд погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що на дату подання заявки Товариства № 2003065718 для реєстрації знака "YAMAHA" для товарів 11,21 класу МКТП наведене у заявці позначення не відповідало умовам надання правової охорони, встановленої Законом, оскільки було схожими настільки, що могло викликати змішування в уяві споживача із знаком Компанії Ямаха Корпорейшн, який охоронявся як визнаний добре відомим на підставі статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Виходячи з цієї обставини, слід визнати доведеною наявність правових підстав відповідно до пункту а частини 1 статі 19 Закону для визнання недійсним повністю спірного свідоцтва № 10198(невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правої охорони), та для зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України відновити порушене право позивача шляхом відновлення становища, яке існувало до порушеного права, - внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо спірного свідоцтва.

При таких обставинах справи, апеляційний суд приходить до висновку, що доводи апелянта, викладені в апеляційній скарзі, не спростовують висновків суду першої інстанції.

З огляду на викладене, рішення Господарського суду м. Києва від 16.06.2009 року у справі слід залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 33, 34, 43, 101, 103, 104, 105, 106 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сатурн Лтд" - залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 16.06.2009 року у справі № 21/404 - без змін.