59/66-08 Про припинення порушень прав інтелектуальної власності - 23.06.2009 Прийняття

ТОВ "Тайфун-2000" як власник патентів України на промислові зразки №№ 16323, 16324, 16325, 16327, 16328, 16329, 16330, 16595 ("етикетка для упаковки закуски") звернулося до господарського суду Харківської області з позовом про заборону ЗАТ "Плавлені сири" використовувати етикетки для закусок бутербродних "з бужениною", "з куркою" та "з грибами", зокрема, у виробництві, введенні в господарський обіг та пропонуванні до продажу відповідної продукції.

Рішенням господарського суду Харківської області від 09.01.2009 (суддя Бринцев О.В.), залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 11.03.2009 (колегія суддів у складі: Шевель О.В. –головуючий суддя, судді Афанасьєв В.В., Бухан А.І.), позов задоволено частково: ЗАТ "Плавлені сири" заборонено використовувати промислові зразки за патентами України №№ 16325, 16330, 16595 (зокрема, шляхом виробництва, введення в господарський обіг та пропонування до продажу продукції з етикетками для закусок бутербродних "з грибами", "з куркою", "з бужениною"); в іншій частині позову відмовлено.

Прийняті судові рішення мотивовано тим, що використання відповідачем на власній продукції згаданих етикеток ("з грибами", "з куркою", "з бужениною") порушує права позивача як власника промислових зразків за патентами України №№ 16325, 16330, 16595 (етикетки для упаковки закусок: "грибна", "куряча", "з бужениною").

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ЗАТ "Плавлені сири" просить рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з неправильним застосуванням норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

ТОВ "Тайфун-2000" подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило судові рішення зі справи залишити без змін, а скаргу –без задоволення.

Учасників судового процесу відповідно до статті 111-4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України (1798-12) ) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- ТОВ "Тайфун-2000" є власником промислових зразків "етикетка для упаковки закуски" за патентами України: від 10.04.2008 №№ 16325 ("грибна"), 16326 ("лососева"), 16323 ("сирна"), 16324 ("крабова"), 16327 ("гостра"), 16328 ("креветочная"), 16329 ("печінкова"), 16330 ("куряча"), від 12.05.2008 № 16595 ("з бужениною");

- ТОВ "Тайфун-2000" зазначені промислові зразки використовує у господарській діяльності з 2006 року;

- ЗАТ "Плавлені сири" здійснює виробництво та продаж власної продукції (закусок бутербродних) з використанням етикеток "з бужениною", "з курятиною", "з грибами", що, на думку позивача, є порушенням його прав як власника згаданих промислових зразків;

- ЗАТ "Плавлені сири" порушення прав позивача заперечує, посилаючись на випуск ним продукції під торговельною маркою "Вот так" (словесне позначення, яке розміщено на оспорюваних етикетках), тоді як протиставлені промислові зразки ТОВ "Тайфун-2000" містять інше словесне позначення - "Пікнік"; водночас відповідач наполягає й на праві попереднього користувача, стверджуючи, що використовув оспорювані етикетки ще до дати подачі позивачем заявок на відповідні промислові зразки (04.02.2008);

- відповідно до висновків комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз від 21.11.2008 № 6095:

· згідно з ілюстраціями до патентів України №№ 16323, 16324, 16325, 16326, 16327, 16328, 16329, 16330, 16595 зареєстровані за ними промислові зразки є варіантами одного виробу "етикетка для упаковки закуски" з однаковою сукупністю суттєвих ознак (виходячи з художньо-графічного вирішення);

· в етикетках ЗАТ "Плавлені сири" використано всі суттєві ознаки промислового зразка – виробу "етикетка для упаковки закуски" - за патентами України №№ 16323, 16324, 16325, 16326, 16327, 16328, 16329, 16330, 16595;

· етикетки ЗАТ "Плавлені сири" схожі до ступеню змішування з етикетками ТОВ "Тайфун-2000", внаслідок чого існує ймовірність введення в оману споживача відносно товаровиробника;

· графічне зображення на етикетках для закусок позначення "Вот так" не відповідає зображенню торгівельної марки відповідача за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від 15.11.2005 № 56376 (т. 2, а.с. 31-48);

- відповідачем не подано доказів використання ним оспорюваних етикеток до 04.02.2008 - дати подачі позивачем заявок на відповідні промислові зразки.

Причиною виникнення спору зі справи є питання щодо наявності підстав для застосування заходів судового захисту прав позивача як власника відповідних патентів на промислові зразки.

Відповідно до статті 1 Закону України від 15.12.1993 № 3688-XII "Про охорону прав на промислові зразки" (далі –Закон № 3688) промисловий зразок –це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Згідно з статтею 5 Закону № 3688:

- правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності (є новим; пункт 1 статті 6 цього Закону);

- об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб;

- право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років. Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у статті 24 цього Закону;

- обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Пунктом 3 статті 20 Закону № 3688 встановлено, що патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

За приписами пункту 2 статті 20 Закону № 3688:

- використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях;

- виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Отже, виготовленням виробів із застосуванням запатентованого промислового зразка в даному випадку є виготовлення етикеток для упаковки закусок, які не є тотожними, а ТОВ "Тайфун-2000" є власником декількох запатентованих промислових зразків, кожен з яких як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання повинен мати індивідуальні суттєві ознаки, які забезпечують відповідність кожного промислового зразка умовам патентоспроможності (за критерієм "новизна") та визначають обсяг правової охорони, що надається цьому промисловому зразку, і дозволяють відокремлювати один промисловий зразок від інших.

Таким чином, беручи до уваги згаданий припис пункту 2 статті 20 Закону № 3688 ("виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка"), для правильного вирішення даного спору попереднім судовим інстанціям належало, встановивши перелік усіх об’єктів ЗАТ "Плавлені сири" (три об’єкти), правомірність використання яких оспорюється ТОВ "Тайфун-2000", та перелік усіх запатентованих відповідачем промислових зразків (дев'ять об’єктів):

- з’ясувати які саме промислові зразки (патенти) протиставляє позивач кожній з етикеток відповідача (визначити об’єкти для порівняння);

- встановити перелік усіх суттєвих ознак кожного з запатентованих ТОВ "Тайфун-2000" промислових зразків, протиставлених ним етикеткам ЗАТ "Плавлені сири";

- встановити, чи є словесне позначення "Пікнік" однією з суттєвих ознак запатентованих ТОВ "Тайфун-2000" промислових зразків;

- з’ясувати, чи має місце у кожному окремому випадку (стосовно кожної з оспорюваних етикеток відповідача) використання всіх суттєвих ознак промислового зразка за певним патентом позивача;

- з огляду на встановлений перелік суттєвих ознак кожного з протиставлених позивачем запатентованих промислових зразків (встановивши, чи є їх суттєвою ознакою словесне позначення "Пікнік") дати оцінку доводам відповідача стосовно відсутності з його боку порушення прав позивача через використання іншого позначення, а саме, позначення "Вот так".

Разом з тим наведеного не було зроблено ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами.

Водночас з огляду на межі сфер застосування торговельних марок (стаття 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") і промислових зразків (статті 20 Закону № 3688) доводи судів першої та апеляційної інстанцій стосовно безпідставності посилання відповідача на використання ним торговельної марки "Вот так", мотивовані наявними відмінностями у зареєстрованому та фактичному зображеннях цієї торговельної марки, не є належним обґрунтуванням правильності прийнятих ними судових рішень зі справи без попереднього встановлення і дослідження усіх суттєвих ознак промислових зразків позивача (зокрема, питання належності до суттєвих ознак словесного позначення "Пікнік" має істотне значення для даного судового спору).

При цьому попереднім судовим інстанціям також належало враховувати, що тлумачення ознак промислового зразка здійснюється виключно в межах його опису (т. 2, а.с. 2-19; пункт 6 статті 5 Закону № 3688) та за необхідності витребувати копії відповідних реєстраційних матеріалів у Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

У свою чергу, відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Суд же першої інстанції, дійшовши згідно з статтею 41 ГПК України правильного висновку стосовно необхідності призначення судової експертизи (з метою встановлення суттєвих ознак запатентованих позивачем промислових зразків та дослідження їх використання у виробах відповідача), від оцінки одержаних висновків комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз від 21.11.2008 № 6095 ухилився.

Судові рішення зі справи не містять висновків місцевого суду ні стосовно "комісійного" характеру експертизи, проведеної одним експертом (пункт 1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (z0705-98) ), ані з приводу повноти дослідження експертом суттєвих ознак кожного запатентованого промислового зразка.

Більш того, поклавши в основу рішення зі справи згаданий експертний висновок (згідно з яким суттєві ознаки дев’яти промислових зразків є тотожними), суд першої інстанції фактично не погодився з ним в частині порушення відповідачем прав позивача на промислові зразки за патентами України №№ 16323, 16324, 16326, 16327, 16328, 16329.

Крім того, суд першої інстанції прийнявши рішення про часткове задоволення позову та відмову "в решті позовних вимог", не навів у судовому рішенні зі справи, які саме позовні вимоги ним відхилено.

Зазначені порушення норм процесуального права не було усунуто й судом апеляційної інстанції.

Разом з тим невизначеність на даний час усіх суттєвих ознак кожного з промислових зразків позивача унеможливлює остаточний висновок з приводу правильності застосування попередніми судовими інстанціями норм матеріального права при прийнятті ними судових рішень щодо наявності в діях ЗАТ "Плавлені сири" порушень прав ТОВ "Тайфун-2000" як власника промислових зразків за патентами України №№ 16325, 16330, 16595.

При цьому питання наявності чи відсутності у ЗАТ "Плавлені сири" права попереднього користувача (стаття 470 Цивільного кодексу України, пункт 1 статті 22 Закону № 3688) також потребує додаткового дослідження, виходячи з необхідності встановлення або спростування факту виготовлення та використання відповідачем до 04.02.2008 самих оспорюваних етикеток, а не закусок, для яких вони призначалися (на підставі оцінки усіх поданих сторонами доказів та, беручи до уваги те, що виготовленням виробів із застосуванням запатентованих промислових зразків у даному випадку є виготовлення відповідних етикеток; пункт 2 статті 20 Закону № 3688).

Таким чином, господарські суди першої та апеляційної інстанцій припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України (1798-12) щодо прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 1117, 1119 –11112 ГПК України (1798-12) , Вищий господарський суд України

1. Касаційну скаргу закритого акціонерного товариства "Плавлені сири" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду Харківської області від 09.01.2009 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 11.03.2009 зі справи № 59/66-08 скасувати.