Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у складі:

головуючого

Червинської М.Є.,

суддів:

Коротуна В.М., Писаної Т.О.,

Мазур Л.М., Попович О.В.,

розглянувши у судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_6 до фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 про захист прав інтелектуальної власності на торговельну марку шляхом заборони використання торговельної марки в мережі Інтернет та відшкодування упущеної вигоди, за касаційною скаргою ОСОБА_6 на рішення апеляційного суду Запорізької області від 21 січня 2016 року,

У березні 2015 року ОСОБА_6 звернувся до суду з позовом до фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 про захист прав інтелектуальної власності на торговельну марку шляхом заборони використання торговельної марки в мережі Інтернет та відшкодування упущеної вигоди, мотивуючи свої вимоги тим, що він є власником знака для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідач на своєму сайті використовує вказаний знак,не маючи на це жодних прав оскільки жодних договорів вони між собою не укладали.

Вважає, що несплата відповідачем винагороди, а також щомісячної плати є порушенням його цивільних прав, а несплачена сума є упущеною вигодою у розмірі 231 075 грн.

Враховуючи вищевикладене просив суд заборонити ФОП ОСОБА_7 використовувати торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1, яка належить позивачу на праві власності згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 17 жовтня 2005 року НОМЕР_1; стягнути з відповідача упущену вигоду у розмірі 231 075 грн та судовий збір.

Рішенням Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 09 липня 2015 року позов задоволено.

Заборонено ФОП ОСОБА_7 використовувати в мережі Інтернет торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1, яка належить ОСОБА_6 на праві власності згідно зі свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 17 жовтня 2005 року НОМЕР_1.

Стягнуто з ФОП ОСОБА_7 на користь ОСОБА_6 упущену вигоду в розмірі 231 075 грн. Вирішено питання про розподіл судових витрат.

Рішенням апеляційного суду Запорізької області від 21 січня 2016 року рішення суду першої інстанції скасовано і ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

У касаційній скарзі ОСОБА_6, посилаючись на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить вказане рішення апеляційного суду скасувати і залишити в силі рішення суду першої інстанції.

Відповідно до п. 6 розд. XII Прикінцеві та перехідні положення Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII (1402-19) "Про судоустрій і статус суддів" Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ діє в межах повноважень, визначених процесуальним законом, до початку роботи Верховного Суду та до набрання чинності відповідним процесуальним законодавством, що регулює порядок розгляду справ Верховним Судом.

У зв'язку з цим справа підлягає розгляду в порядку, передбаченому Цивільним процесуальним кодексом України (1618-15) від 18 березня 2004 року.

Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважає, що касаційна скарга підлягає відхиленню на таких підставах.

Задовольняючи позовні вимоги ОСОБА_6, суд першої інстанції виходив із того, що відповідач без законних підстав використовував торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції та ухвалюючи нове рішення про відмову в задоволенні позову, апеляційний суд виходив із того, що використання торговельної марки відповідачем було правомірним, оскільки ґрунтується на договорі.

Такий висновок є правильним та таким, що відповідає вимогам закону.

Судами встановлено, що позивач ОСОБА_6 є власником знака для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, що підтверджено свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 17 жовтня 2005 року НОМЕР_1 та випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг від 25 лютого 2011 року.

Відповідно до частин 1 і 2 ст. 494 ЦК України набуття права власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно зі статтею 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року з дати реєстрації знака, зробленої в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Частиною 1 ст. 495 ЦК України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності та торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

За положеннями Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (3689-12) використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

01 грудня 2010 року між ОСОБА_6, як ліцензіаром з однієї сторони, та Українсько-італійським спільним підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю Венето (далі - УІСП ТОВ Венето), як ліцензіатом з іншої сторони, було укладено Ліцензійний договір № ЛД-3 про передачу прав на використання торговельних марок строком дії на п'ять років.

Відповідно до п. 1.4 вказаного договору сторони визначили, що використання торговельної марки - це нанесення її на будь-який товар, для якого вона зареєстрована, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу. Пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельна марка зареєстрована; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Згідно з п. 2.2 вказаного договору сторони визначили, що з укладенням цього договору ліцензіаром передано ліцензіату права (невиключні) на використання торговельних марок.

Також встановлено та не заперечується сторонами, що між відповідачем та УІСП ТОВ Венето був укладений договір торгового посередництва від 27 липня 2010 року № 07-10/11.

Відповідно до п 1.2. цього договору відповідач як торговий посередник за умовами договору реалізує придбаний у УІСП ТОВ Венето як постачальника товар. Реалізація товару здійснюються торговим посередником у торгових точках: АДРЕСА_1, формат: інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_2. Відповідно до п. 11 даного договору сторони визначили, що договір набуває чинності з моменту його укладення сторонами та діє 1 рік. У разі коли за місяць до закінчення строку дії договору жодна із сторін не повідомить іншу сторону в письмовому вигляді про його припинення договір вважається продовженим на той самий строк, на тих самих умовах. Проти пролонгації договору постачальник не заявляв.

Також між УІСП ТОВ Венето та відповідачем були укладені договори поставки: від 27 липня 2010 року № 07-10/11 НД та від 01 лютого 2012 року № 02-12/175, зі строком дії на 1 рік та правом автоматичної пролонгації, за умовами яких відповідач як покупець реалізує придбаний у постачальника товар.

Вищезазначений договір фактично надавав право ФОП ОСОБА_7 реалізовувати товари УІСП Венето в т.ч. ТМ ІНФОРМАЦІЯ_1, а також не заперечував проти надання інформації споживачу, в т.ч. через інтернет-мережу, що сприяє реалізації продукції, що в свою чергу відповідає вимогам ст. 15 Закону України "Про захист прав споживачів" про право споживача на інформацію, а саме, щодо права споживача на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація про продукцію не вважається рекламою.

Інформація про продукцію повинна містити, зокрема, назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Крім того, пунктом 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на некомерційне використання знака. Надання достовірної інформації споживачу про товар є безоплатним і не тягне за собою отримання прибутку.

Таким чином, оскільки до цього часу жодна зі сторін не направляла/не отримувала повідомлень про розірвання договорів поставки від 27 липня 2010 року № 07-10/11 НД та від 01 лютого 2012 року № 02-12/ 175, зазначені договори є чинними.

Відповідно до статей 655, 712 ЦК України за договорами поставки покупець отримує від постачальника (продавця) товар у власність.

Таким чином, відповідач з 2010 року на виконання прийнятих на себе за договорами поставки зобов'язань, отримував від УІСП ТОВ Венето у власність товари під торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_1, а також здійснював їх подальшу реалізацію кінцевим споживачам через власний інтернет-магазин.

Згідно з ч. 1 ст. 319 ЦК України власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

Статтею 658 ЦК України визначено, що право продажу товару, крім випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених законом, належить власникові товару.

Отже, реалізуючи через інтернет-магазин придбаний за договорами поставки товар, відповідач діяв у відповідності до вимог статей 319, 658 ЦК, як власник товару, інформація про продаж, якого розміщувалася на інтернет-сайті.

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Отже, з огляду на наведене, особа має право на подальший продаж товару та використання знаку для товарів та послуг без згоди власника, якщо такою особою здійснюється подальше відчуження товарів після їх першого продажу (введення в цивільний оборот) власником свідоцтва чи за його згодою.

Визначальним у даному випадку є дослідження питання правомірності введення товару в господарський оборот, тобто правомірності придбання товару відповідачем.

Таку ж позицію висловив Пленум Верховного Суду України у п. 30 постанови від 04 червня 2010 року № 5 (v0005700-10) "Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав" та Вищий господарський суд України в оглядовому листі від 22 січня 2007 року № 01-8/24 (v8_24600-07) "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки)".

Враховуючи той факт, що введення товарів під торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_1 в господарський (цивільний) оборот (перший продаж) відбулося за згодою власника знаку для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, у відповідності до положень ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" право позивача забороняти використовувати вказаний знак для товарів та послуг не поширюється на випадки його використання відповідачем в ході подальшої реалізації (повторного продажу) отриманих за договорами поставки товарів.

З урахуванням вказаного апеляційний суд, дослідивши усі наявні у справі докази в їх сукупності та надавши їм належну оцінку, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, ухвалив законне і обґрунтоване рішення про відмову в задоволенні позову.

Доводи касаційної скарги вказаних висновків суду не спростовують.

У статті 337 ЦПК України визначено, що суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись статтями 336, 337, 345 ЦПК України, колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Касаційну скаргу ОСОБА_6 відхилити.

Рішення апеляційного суду Запорізької області від 21 січня 2016 року залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.