6-26970св14 Про визнання знака добре відомим в Україні та визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг - 28.08.2014 Прийняття

розглянувши у попередньому судовому засіданні справу за позовом Хонда Мотор Ко., Лтд. до ОСОБА_4, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання знака добре відомим в Україні та визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, за касаційною скаргою ОСОБА_4, який діє через представника ОСОБА_5, до якої приєдналася Державна служба інтелектуальної власності України, на рішення апеляційного суду м. Києва від 05 червня 2014 року,

У червні 2013 року Хонда Мотор Ко., Лтд. звернулася до суду з указаним позовом, мотивуючи свої вимоги тим, що на ім'я ОСОБА_4 за його заявкою від 03 червня 2003 року у порушення передбачених ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" умов надання правової охорони (з урахуванням редакції закону чинної на момент подання заявки) було зареєстровано знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", зокрема 9, 11 та 21 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) та видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1, яке відповідно до положень ст. 19 цього Закону підлягає визнанню у судовому порядку недійсним повністю внаслідок невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони. Оскільки знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" є добре відомим в Україні відносно позивача, у якого з відповідачами виник спір стосовно правової охорони цього знака, позивач вважає за необхідне визнати спірний знак добре відомим в Україні в судовому порядку відповідно до ст. 25 вказаного вище Закону та відповідно до норм міжнародного права.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 04 квітня 2014 року в задоволенні позову Хонда Мотор Ко., Лтд. відмовлено.

Рішенням апеляційного суду м. Києва від 05 червня 2014 року рішення суду першої інстанції скасовано і ухвалено нове рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

У касаційній скарзі представник ОСОБА_4, посилаючись на порушення судом норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, просить рішення апеляційного суду скасувати і залишити в силі рішення суду першої інстанції.

У поданих до суду запереченнях на касаційну скаргу представник апеляційного суду м. Києва від 05 червня 2014 року зазначає, що оскаржуване рішення апеляційного суду є законним і обґрунтованим, у процесі розгляду справи судом не порушені норми матеріального і процесуального права, а тому це судове рішення необхідно залишити без змін, а касаційну скаргу відхилити.

Згідно з ч. 2 ст. 324 ЦПК України підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального чи порушення норм процесуального права.

Відповідно до вимог ст. 335 ЦПК України під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судами першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи касаційної скарги, колегія суддів вважає, що касаційну скаргу необхідно відхилити, а оскаржуване рішення апеляційного суду залишити без змін.

Так, судами встановлено, що Державним департаментом інтелектуальної власності 15 червня 2006 року на ім'я ОСОБА_4 був зареєстрований знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" для товарів 9, 11 та 21 класів МКТП та видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 за заявкою від 03 червня 2003 року.

На момент розгляду справи Державний департамент інтелектуальної власності ліквідовано та утворено Державну службу інтелектуальної власності України, яка є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності та є відповідачем у справі.

Судами також встановлено, що компанія позивача заснована у 1948 році та користується правовою охороною спірної марки у багатьох країнах світу, у тому числі і в Україні згідно зі свідоцтвами України № 2945 та № 33149 для товарів 7 та 12 класів МКТП (відповідні дати заявок: 20 лютого 1986 року, 24 квітня 2001 року та дати реєстрації 15 грудня 1993 року, 15 березня 2003 року) та свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 762837, що діє на території України з 03 березня 2004 року дати територіального поширення стосовно товарів 07, 12 та послуг 37 класу МКТП, № 869215, що діє від 24 березня 2005 року стосовно товарів 16 класу МКТП та стосовно товарів 14, 18, 21, 24, 25 класу МКТП з дати територіального поширення в Україні 18 березня 2010 року.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог про визнання недійсним оспорюваного свідоцтва НОМЕР_1 від 15 червня 2006 року, місцевий суд виходив із недоведеності належними та допустимими доказами обставин, що свідчать про визнання торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" добре відомою в Україні, які є єдиною підставою звернення з позовом з урахуванням заяви про уточнення норм законодавства в обґрунтування позову від 20 вересня 2013 року.

При цьому, як вбачається із матеріалів справи позивач підстави звернення та вимоги позову не змінював та просив визнати знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" добре відомим в Україні відповідно до ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно з якою знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні, у зв'язку з чим таке право звернення не має обмеження у часі, та просив визнати недійсним спірне свідоцтво відповідача та його реєстрацію стосовно цього знака відповідно до ст. 19 цього Закону у зв'язку з наявністю підстав для відмови у наданні правової охорони, передбачених ст. 6 цього Закону в редакції, яка була чинна на момент подання відповідачем заявки на отримання спірного свідоцтва.

Частиною 2 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

- цінність, що асоціюється зі знаком.

На підтвердження обставин щодо підстав визнання спірної марки по відношенню до його компанії добре відомою в Україні позивачем до суду у відповідності до вимог вказаної ст. 25 Закону були надані докази, які свідчать про значні обсяги ввезення на митну територію України товарів торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" за період з 01 січня 2000 року, значну кількість проведених реєстраційних операцій в Україні з транспортними засобами цієї марки як до 01 січня 2003 року так і після, широкомасштабне рекламування вказаної продукції. Також надано звіт про соціологічне опитування "Визначення рівня відомості торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" в Україні", яке було проведене Центром соціальних технологій "Соціополіс" з 13 серпня по 10 вересня 2012 року, що свідчить про ступінь відомості та визнання знака у відповідному секторі суспільства. Крім того, компанією позивача був підготовлений та наданий суду афідевіт від 24 квітня 2013 року (а.с. 217-234, Т2), в якому надані відомості на підтвердження перелічених у ч. 2 вказаної статті Закону факторів, необхідних для визнання спірного знака по відношенню до компанії позивача добре відомим в Україні.

Відхиляючи надані позивачем докази, місцевий суд у порушення вимог статей 10, 11, 60, 212- 215 ЦПК України керувався лише запереченнями відповідачів, які ставили під сумнів ці докази, при цьому не спростовували їх ніякими належними та допустимими доказами зі свого боку. Крім того, місцевим судом було безпідставно відхилено ряд доказів, які містять інформацію щодо предмета доказування, а саме на підтвердження факторів, перелічених у ч. 2 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що свідчить про невизначеність місцевим судом із предметом доказування взагалі.

Апеляційний суд дослідивши у сукупності надані позивачем докази, які підтверджують обставини про наявність факторів, з яким закон пов'язує визнання знака добре відомим в Україні, та які відповідачі не спростували наданими доказами зі свого боку, дійшов правильного висновку про задоволення вимог в цій частині.

Частиною 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Так, відповідно до чинної на момент звернення ОСОБА_4 до Департаменту із заявкою на отримання оскаржуваного свідоцтва ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.

У п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вказано, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Судовий експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 12 лютого 2014 року № 10071/13-53 у своєму висновку зазначив, що:

"1. Ознаки торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1", що належить компанії Хонда Мотор Ко. Лтд. відповідали ознакам добре відомого в Україні знаку відносно компанії Хонда Мотор Ко. Лтд. щодо товарів "машини і верстати, частини та деталі до них; двигуни для човнів (крім призначених для наземного транспорту), зокрема двигуни для човнів, електродвигуни та електрогенератори, мотопомпи; сільськогосподарське знаряддя, крім ручного, зокрема, газонокосарки та мотокоси, частини та деталі до них, транспортні засоби, засоби переміщування по землі, по воді, частини та деталі до них", станом на 01 січня 2003 року.

2. Знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 є тотожним зі знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № 2945.

3. Знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1 не є оманливим, проте є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, у зв'язку з використанням знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № 2945.".

Апеляційний суд дав належну правову оцінку висновку експерта, який обґрунтовано мотивував зміну редакції питань, на які ним надана відповідь, при цьому предметом дослідження, як вбачається зі змісту поставлених ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 20 вересня 2013 року (а.с. 140 Т7) для експерта питань, було саме порівняння ознак торговельним маркам "ІНФОРМАЦІЯ_1", що належать компанії позивача та ОСОБА_4 При цьому експертом для порівняння був взятий вже зареєстрований знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", за свідоцтвом України № 2945, який був вибраний судовим експертом серед інших зареєстрованих за компанією позивача знаків серії "ІНФОРМАЦІЯ_1", про які позивач вказував у позові в його обґрунтування. За таких обставин, експертом надана вичерпна відповідь на поставлені судом питання, та які повністю підтверджують заявлені позивачем обставини, з якими закон пов'язує наявність підстав для визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Зауваження відповідачів щодо висновку експерта не спростовують самих обставин, встановлених у висновку.

Так, згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції (чинної для України з 25 грудня 1991 року) країни Союзу (до яких відносяться Японія з 15 червня 1899 року) зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції (995_123) , і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Цим пунктом конвенції також передбачено, що для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п'яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

З урахуванням норм Паризької конвенції та аналізу ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно з якою знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні, які є спеціальними для врегулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні, апеляційний суд дійшов обґрунтованого висновку щодо безпідставності заяви відповідачів про застосування наслідків спливу трирічного строку позовної давності з моменту публікації відомостей про видачу спірного свідоцтва.

Доводи касаційної скарги представника ОСОБА_4, до якої приєдналася Державна служба інтелектуальної власності України, не дають підстав для висновку про порушення апеляційним судом норм процесуального та матеріального права, яке призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи.