2а-19432/11/2670 Про скасування рішення про відмову зареєструвати знак для товарів і послуг та зобов'язання розглянути питання щодо проведення реєстрації знаку для товарів і послуг - 18.06.2012 Прийняття

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу Хард Рок Лімітед на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 14 березня 2012 року у справі за позовом Хард Рок Лімітед до Державної служби інтелектуальної власності України про скасування рішення від 17.11.2011 р. № 39255 та зобов'язання розглянути питання щодо проведення реєстрації знаку для товарів та послуг, -

Позивач звернувся до суду з позовом про скасування рішення від 17.11.2011 р. № 39255, прийнятого за результатами розгляду заявки № m 2010 03760 на реєстрацію знака для товарів та послуг «ALL IS ONE» та зобов'язання відповідача повторно розглянути питання щодо проведення реєстрації знаку для товарів та послуг «ALL IS ONE» за заявкою № m 2010 03760 від 16.03.2011 р.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 14 березня 2012 року у задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просив його скасувати та постановити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги позивача.

В судове засідання з'явився представник позивача, який апеляційну скаргу підтримав та просив її задовольнити, з підстав, викладених в апеляційні скарзі.

Представник відповідача до суду не з'явився, хоча він був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, колегія суддів вважає за можливе розглянути справу у його відсутності, відповідно до ч. 4 ст. 196 КАС України.

Заслухавши суддю-доповідача, представника позивача, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, а постанова суду -без змін з таких підстав.

Суд першої інстанції прийшов до висновку про відмову у задоволенні позову.

З таким висновком суду колегія суддів погоджується, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач 16.03.2010 р. подав в Україні заявку під № m 2010 03760 на реєстрацію як торговельної марки позначення IS ONE»у 14 та 25 класах Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Український інститут промислової власності своїм повідомленням № 2219 від 27 січня 2011 року сповістив позивача про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення щодо всіх товарів/послуг у класах 14 та 25 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків через те, що зазначене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із словесним знаком IS ONE» раніше зареєстрованим в Україні відповідно до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятого в Мадриді 28 червня 1989 p., під номером міжнародної реєстрації 957761 на ім'я юридичної особи ТАKSІM TEKSTiL SANAYi VE TiCARET Li MITED S/RKET7; адреса -Merter Mehmet Nesih Ozmen; Mah. Fatih Cad. Selvi; Sk. And i§ham No: 11 Bodrum 2 Gungoren/iSTANBUL, Туреччина.

На клопотання позивача Український інститут промислової власності своїм повідомленням № 9490 від 31 березня 2011 року продовжив строк надання відповіді на попередній висновок до 31 вересня 2011 року.

26 вересня 2011 року позивач подав до Укрпатенту мотивовану відповідь на користь реєстрації знака для товарів і послуг № m 2010 03760 від 16.03.2010 р.

Даючи правову оцінку обставинам справи колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом (3689-12) .

Частиною 2 статті 5 зазначеного Закону встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Підстави для відмови в наданні правової охорони визначено статтею 6 Закону.

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (3689-12) . Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку (частина 3 статті 6 Закону).

Порядок та умови проведення експертизи заявки встановлено статтею 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Так, відповідно до частини 1 статті 10 Закону експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону (3689-12) та правил, встановлених на його основі Установою.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або к відкликана, відображаються в обгрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Державний департамент інтелектуальної власності приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Державного департаменту інтелектуальної власності надсилається заявнику (частина 3 статті 10 Закону).

Частиною 9 статті 10 Закону передбачено, що під час проведення формальної експертизи: встановлюється дата подання заявки на підставі статті 8 цього Закону; заявка перевіряється на

відповідність формальним вимогам статті 7 цього Закону та правилам, встановленим на його основі Установою; документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

Відповідно до частини 15 статті 10 Закону під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом (3689-12) . При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Експертиза заявки № m 2010 03760 була проведена закладом експертизи відповідно до загаданого вище Закону (3689-12) та відповідного нормативно-правового акта, а саме: Правил складання, подання та розгляду заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (z0276-95) .

Статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлені умови надання правової охорони знаку для товарів і послуг, а саме: правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом (3689-12) .

Заявлене позначення IS ONE» за заявкою №m 2010 03760 є словесним, виконане стандартним шрифтом великими (заголовними) літерами, латиницею.

Позначення за заявкою № m 2010 03760 подано на реєстрацію відносно товарів 14 та 25 класів МКТП.

Відповідно до п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (z0276-95) позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.

Під час експертизи позначення за заявкою № m 2010 03760 експертизою було виявлено тотожній знак LL IS ONE»за міжнародною реєстрацією №957761. Правова охорона знаку за міжнародною реєстрацією №957761 надана на території України відносно товарів 3, 9, 14, 18, 25, 26 та послуг 35 класів МКТП

Відповідно до п. 4.3.2.5 Правил (z0276-95) для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.

Експертиза, проаналізувавши перелік товарів 14 та 25 класів МКТП заявленого позначення і протиставленого знака дійшла висновку, що ці товари є спорідненими.

27.01.2011 (вих. № 2219) заявнику надіслано повідомлення про можливу відмову реєстрації знака відносно усього переліку товарів і послуг на такій підставі: для всіх товарів 14 та 25 класів МКТП, зазначених у наведеному матеріалах заявки переліку, воно є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком IS ONE» раніше зареєстрованим в Україні на ім'я TAKSIM TEKSTIL SANAY1 VE TICARET LIMITED SIRKETI (TR) (міжнародна реєстрація № 957761 від 07.09.2007) щодо споріднених товарів (пункт 3 статті 6 Закону).

26.09.2011 позивач (заявник) надіслав до закладу експертизи мотивовану відповідь на користь реєстрації знака.

17.11.2011 (вих. № 39255) заявнику було надіслано рішення про відмову в реєстрації знака. За результатами кваліфікаційної експертизи за заявкою №т 2010 03760, проведеної уповноваженим закладом експертизи, було встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки, для всіх товарів 14 та 25 класів МКТП, зазначених у наведеному матеріалах заявки переліку, воно є схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком IS ONE» раніше зареєстрованим в Україні на ім'я TAKSIM TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (TR) (міжнародна реєстрація № 957761 від 07.09.2007) щодо споріднених товарів.

Крім того, колегія суддів зазначає, що Відповідно до вимог частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією (254к/96-ВР) та законами України.

Пунктом 1 частини 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктом 4.3.2.1 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (z0276-95) встановлено, що згідно з пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Порядок проведення пошуку тотожних або схожих позначень визначено пунктом 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (z0276-95) .

Так, позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Пунктом 4.3.2.6 Правил (z0276-95) встановлено правила визначення схожості словесних позначень.

Так, словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Враховуючи вищевказане, колегія судців дійшла висновку про обґрунтованість висновку Відповідача про невідповідність заявленого до реєстрації знаку умовам надання правової охорони та повну відповідність вимогам закону.

Таким чином, оцінивши докази, які є у справі за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, та враховуючи всі наведені обставини, колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції правомірно відмовив у задоволенні позовних вимог позивача.

Доводи апеляційної скарги висновків суду першої інстанції не спростовують і апеляційним судом відхиляються.

Відповідно до ст. 200 КАС України -суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду -без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Оскільки судове рішення ухвалене судом першої інстанції відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права, на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в справі, підтвердженими доказами, а доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують, то колегія суддів апеляційної інстанції підстав для його скасування не вбачає.

Керуючись ст.ст. 160, 198, 200, 205, 206, 212, 254 КАС України, суд

Апеляційну скаргу Хард Рок Лімітед на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 14 березня 2012 року у справі за позовом Хард Рок Лімітед до Державної служби інтелектуальної власності України про скасування рішення від 17.11.2011 р. № 39255 та зобов'язання розглянути питання щодо проведення реєстрації знаку для товарів та послуг -залишити без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва -без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня складання ухвали в повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.