ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.06.2003 Справа N 12/25
Вищий господарський суд України у складі: судді Москаленка В.С.-
головуючий, суддів Джунь В.В. і Селіваненка В.П.
розглянув касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства
"Страхова компанія "Оранта-Дніпро", м. Дніпропетровськ (далі - ВАТ
" СК Оранта-Дніпро")
на рішення господарського суду міста Києва від 09.12.2002 p. та
постанову Київського апеляційного господарського суду від
01.04.2003 p.
зі справи № 12/25
за позовом Фонду державного майна України (далі - ФДМУ)
та Національної акціонерної страхової компанії "Оранта", м. Київ
(далі - НАСК "Оранта")
до Державного департаменту інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України (далі - Департамент
інтелектуальної власності)
та ВАТ " СК Оранта-Дніпро"
про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг
від 12.11.1999 p. № 13764, видане на ім'я ВАТ " СК Оранта-Дніпро",
та зобов'язання Департаменту інтелектуальної власності внести
відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки
для товарів і послуг.
Судове засідання проведено за участю представників сторін:
позивача: Фонду державного майна України - Радевич-Винницької
О.Я.;
НАСК "Оранта" - Черепова Л.В., Іонушаса С.К., Білан В.Г., Коханчук
Г.В.;
відповідача: Департаменту інтелектуальної власності - Сиклітенка
В.В.;
ВАТ "СК Оранта-Дніпро" - Пустового С.М., Дубинського М.І.
За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд
України
ВСТАНОВИВ:
Рішенням господарського суду міста Києва від 09.12.2002 (суддя
Прокопенко Л.В.), залишеним без зміни постановою Київського
апеляційного господарського суду від 01.04.2003 (колегія суддів у
складі: Шаргала В.І. - головуючий, судді - Ланченко Л.В., Пилипчук
Н.Г.), позов задоволено: визнано недійсним свідоцтво на знак для
товарів і послуг від 12.11.1999 № 13764, видане на ім'я ВАТ " СК
Оранта-Дніпро"; зобов'язано Департамент інтелектуальної власності
внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг; заборонено ВАТ " СК Оранта-Дніпро"
використовувати знаки або позначення, що схожі до ступеня
змішування зі знаком "Оранта" за свідоцтвом на знак для товарів і
послуг від 29.09.1995 № 6562, що належить НАСК "Оранта".
Зазначені рішення судових інстанцій з посиланням на приписи статей
6 та 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" ( 3689-12 ) (3689-12)
мотивовано тим, що у словесному позначенні
знака ВАТ " СК Оранта-Дніпро", якому надана правова охорона за
заперечуваним свідоцтвом від 12.11.1999 № 13764, міститься слово
"Оранта", яке зареєстроване у свідоцтві знак для товарів і послуг
від 29.09.1995 № 6562 на ім'я НАСК "Оранта", і це дозволяє зробити
висновок про схожість обох знаків настільки, що споживачі
страхових послуг можуть їх сплутати.
У касаційній скарзі від 29.04.2003 ВАТ " СК Оранта-Дніпро" просить
рішення судів першої та апеляційної інстанцій у цій справі
скасувати та прийняти нове рішення, яким у позові відмовити.
Скаргу мотивовано тим, що, по-перше, провадження у справі порушено
за позовною заявою ФДМУ, який не мав права звертатись до
господарського суду щодо даного предмету спору, по-друге, висновок
повторної судової експертизи відхилено судом без мотивації,
по-третє, судом не призначено повторну експертизу за наявності у
справі суперечливих висновків експертів, по-четверте, судом
порушено норми Господарського процесуального кодексу України про
призначення і проведення судової експертизи, по-п'яте, висновки у
судових рішеннях не відповідають обставинам справи, по-шосте, у
прийнятті рішення суд першої інстанції за відсутності клопотання
позивачів вийшов за межі позовних вимог, по-сьоме, мотивувальна
частина рішення суду першої інстанції не відповідає його
резолютивній частині, по-восьме, судові інстанції у справі
неправильно застосували норми матеріального права.
Перевіривши правильність застосування судовими інстанціями норм
матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення
представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов
висновку про наявність підстав для часткового задоволення
касаційної скарги, скасування рішень судових інстанцій і передачі
справи на новий розгляд до суду першої інстанції.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.1994 № 438-р
( 438-94-р ) (438-94-р)
ФДМУ доручено створити відкриті акціонерні товариства
на базі структурних підрозділів НАСК "Оранта" в областях, в тому
числі у Дніпропетровській області. На підставі наказу ФДМУ від
25.08.1994 № 528 та розпорядження представника Президента України
у Дніпропетровській області від 23.08.1994 № 208 на базі
Дніпропетровської обласної дирекції НАСК "Оранта" було створено
ВАТ " СК Оранта-Дніпро".
- Департаментом інтелектуальної власності видано свідоцтво на знак
для товарів і послуг № 6562 від 29.09.1995, яким НАСК "Оранта"
надано виключне право використання знаку для послуг зі словесним
позначенням "Оранта";
- названим Департаментом видано свідоцтво на знак для товарів і
послуг № 13764 від 12.11.1999, за яким ВАТ " СК Оранта-Дніпро"
надано виключне право використання знаку для послуг зі словесним
позначенням "Оранта-Дніпро";
- в логотипах обох знаків наявний збіг домінуючого слова "Оранта",
що створювало можливість для введення в оману споживачів щодо
послуг НАСК "Оранта".
Причиною спору зі справи стало отримання ВАТ " СК Оранта-Дніпро"
свідоцтва на знак для товарів і послуг від 12.11.1999 № 13764,
елементом об'єкта якого є домінуюче словесне позначення "Оранта",
що є схожим з логотипом знака, щодо якого НАСК "Оранта" як власник
свідоцтва на знак для товарів і послуг № 6562 від 29.09.1995 має
виключне право користування і розпорядження.
Вимога ФДМУ та НАСК "Оранта" про визнання недійсним свідоцтва на
знак для товарів і послуг № 13764 від 12.11.1999, власником якого
є ВАТ " СК Оранта-Дніпро", грунтується на доводі, що логотип цього
знаку є схожим з логотипом знаку, власником свідоцтва на який є
НАСК "Оранта", настільки, що їх можна сплутати. Такий ступінь
схожості даних знаків, на думку позивачів, виключає або
перешкоджає для споживачів належну індивідуалізацію ними послуг
НАСК "Оранта" на ринку страхування. Відповідно до частини 3 статті
6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
( 3689-12 ) (3689-12)
не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які
є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема,
зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в
Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг.
Роз'яснення питання про ступінь схожості логотипів у порівнюваних
знаках для товарів і послуг відповідно до вимог статті 41
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (1798-12)
потребує
спеціальних знань компетентних спеціалістів.
У рішенні суду першої інстанції з цієї справи зазначено, що судом
двічі призначалися судові експертизи: ухвалою від 11.02.2002
проведення експертизи було доручено Київському науково-дослідному
інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, а
ухвалою від 07.06.2002 проведення експертизи було доручено
Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії
правових наук України.
У рішенні суду першої інстанції не зазначено змісту висновку
експертів Київського науково-дослідного інституту судових
експертиз Міністерства юстиції України і не викладено оцінки судом
цього висновку. Крім того, судом першої інстанції у рішенні не
наведено підстав для призначення повторної судової експертизи.
Відповідно до частини шостої статті 42 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (1798-12)
відхилення
господарським судом висновку судового експерта повинно бути
мотивованим у рішенні. Відповідно до пункту 9.2 роз'яснення
президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 №
02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової
експертизи" ( v_424800-98 ) (v_424800-98)
повторна судова експертиза
призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників
процесу, якщо висновок експерта визнано необгрунтованим чи таким,
що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає
сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути
призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів
і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень
експертів у судовому засіданні.
Суд першої інстанції дійшов висновку про схожість обох зазначених
знаків до ступеня змішування. Цей висновок суд мотивував тим, що
він відхиляє висновки повторної експертизи, проведеної експертами
Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії
правових наук України, про несхожість згаданих знаків з тієї лише
підстави, що слово "Оранта", яке є у логотипі знаку,
правовласником якого є ВАТ "СК Оранта-Дніпро", міститься також у
словесному позначенні знаку НАСК "Оранта", якому ще раніше надано
правову охорону. У рішенні суду першої інстанції не зазначено про
тотожність або розбіжності у змісті висновків первісної та
повторної експертиз.
Отже суд першої інстанції встановив схожість логотипів у знаках
ВАТ "СК Оранта-Дніпро" та НАСК "Оранта" до такого ступеня, що їх
можна сплутати, виключно на підставі власного розсуду, який не
грунтується на вмотивованому висновку жодного з судових експертів,
залучених до участі у судовому процесі. Судом першої інстанції не
здійснено оцінку достовірності наявних у справі висновків судових
експертів, а також не з'ясовано їх достатність (чи недостатність)
для встановлення факту схожості логотипів у зазначених знаках до
такого ступеня, що їх можна сплутати і, відповідно, ввести в оману
споживачів щодо послуг оператора - НАСК "Оранта" на ринку
страхування. Така оцінка судом доказів у встановленні факту
схожості логотипів у знаках для товарів і послуг суперечить
вимогам статей 41 - 43 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) (1798-12)
.
Суд апеляційної інстанції у цій справі не виправив помилок суду
першої інстанції у застосуванні норм процесуального права. Тому
факт схожості позначень у знаках до такого ступеня, що споживачі
страхових послуг можуть їх сплутати, не можна вважати встановленим
у даній справі. Наявність чи відсутність цього факту має бути
встановлено за новим розглядом справи у суді першої інстанції.
Судовими інстанціями у справі допущено порушення вимог пункту 2
статті 83 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ) (1798-12)
, оскільки у судових рішеннях зі справи не зазначено і
не розглянуто клопотання позивачів (якого не було в позовній
заяві) про заборону ВАТ " СК Оранта-Дніпро" використовувати знаки
або позначення, що схожі до ступеня змішування зі знаком "Оранта"
за свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 29.09.1995 № 6562,
який належить НАСК "Оранта".
Судовими інстанціями у справі також не досліджено обгрунтованість
заявлених вимог ФДМУ до Департаменту інтелектуальної власності та
ВАТ " СК Оранта-Дніпро".
З огляду на викладене та керуючись статтями 111-9 - 111-12
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (1798-12)
, Вищий
господарський суд України
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства "Страхова
компанія "Оранта-Дніпро" у справі № 12/25 задовольнити частково.
2. Рішення господарського суду міста Києва від 09.12.2002 p. та
постанову Київського апеляційного господарського суду від
01.04.2003 p. з цієї справи скасувати.
3. Передати справу № 12/25 на новий розгляд до господарського суду
міста Києва.
Суддя В. Москаленко
Суддя В. Джунь
Суддя В. Селіваненко