Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Андрієнка В.В.

суддів:

За участю представників:

від позивача - Павлович Н.В.

від третьої особи - Галак М.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Компанії "РЕПОРТЕР" Сп. з о. о. ("REPORTER" Sp. z o.o.)

на рішення Господарського суду м.Києва від 26.02.2008

у справі № 21/294

за позовом Компанії "РЕПОРТЕР" Сп. з о. о. ("REPORTER" Sp. z o.o.)

до Компанії "ФІН.ІНГ., С.р.л." (FIN.ING., S.r.l.)

третя особа Державний Департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України

про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 634187 на торговельну марку "REPORTER"

Компанія "Репортер" звернулась до Господарського суду міста Києва із позовною заявою про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 634187 на торговельну марку "REPORTER", що належить Компанії ФІН. ІНГ. С. р.л.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.02.2008 р. позов Компанії "Репортер" задоволений частково, припинено дію міжнародної реєстрації № 634187 (торговельну марку "REPORTER") на території України відносно 3 (частково), 9, 14, 16, 18, 24 класів МКТП, в задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Компанія "Репортер" звернулась до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення скасувати у частині часткового задоволення позову та відмови у задоволенні іншої частини позовних вимог, припинити дію міжнародної реєстрації № 634187 (торговельну марку "REPORTER") на території України відносно товарів 25 класу МКТП.

Свої вимоги апелянт обґрунтовує тим, що рішення місцевого господарського суду прийняте з неповним з’ясуванням обставин, що мають значення для справи, місцевий господарський суд неправильно застосував та порушив норми процесуального та матеріального права.

Зокрема заявник посилається на те, що Компанією ФІН. ІНГ. С. р.л. протягом 3-х років від дати міжнародної реєстрації не здійснюється фактичне використання знаку за міжнародною реєстрацією № 634187 (торговельна марка "REPORTER") відносно товарів 25 класу МКТП, а тому дія міжнародної реєстрації має бути припинена.

Відповідач у відзиві на апеляційну скаргу просив суд залишити рішення без змін.

Дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів відзначає наступне.

КомпаніЯ ФІН. ІНГ. С. р. л. є власником міжнародної реєстрації № 634187 на торговельну марку "REPORTER", що зареєстрована для 3 (частково), 9, 14, 16, 18, 24, 25 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Торговельна марка "REPORTER", яка має міжнародну реєстрацію № 634187, була зареєстрована у Міжнародному бюро 31.03.1995 р.

Згідно ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 p., яка набула чинності для України 25.12.1991 р., з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Таким чином, з 31.03.1995 р. вказаній торговельній марці надається на території України така сама правова охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена на реєстрацію безпосередньо в Україні.

У відповідності до п. З ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власнику свідоцтва (а відтак і власнику міжнародної реєстрації) надане право на використання торговельної марки.

Згідно ст. 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва (а відтак і власник міжнародної реєстрації) повинен добросовісно користуватися правами, що випливають зі свідоцтва (з міжнародної реєстрації).

Пунктом 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Оскільки за приписами ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена там безпосередньо, то у разі невикористання такої торговельної марки саме з цієї дати починається відлік трьохрічного строку, встановленого п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території України.

Пунктом 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі

власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і

послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає

послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи

іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про

припинення дії свідоцтва.

З урахуванням положень Мадридської угоди (995_134) та п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" достроково припинена може бути дія тієї міжнародної реєстрації, торговельна марка за якою не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро.

Станом на дату реєстрації торговельної марки "REPORTER" в Міжнародному бюро (31.03.1995р.) використанням знака для товарів і послуг в Україні визнавалося застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот (п. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. № 3689-ХИ без будь-яких змін).

На дату подання позовної заяви в Україні згідно ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано,

упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку,

нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого

товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу,

пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт

(вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для

якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у

тому числі в доменних іменах.

Колегія суддів не погоджується з висновком місцевого господарського суду про те, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 634187 використовувалась в Україні від дати реєстрації для товарів 25 класу МКТП, а доказом використання є укладення ліцензійного договору власником міжнародної реєстрації № 634187 з компанією Inghirami Produzione S.p.A, яка здійснює фактичне використання відповідного знака на території України.

При цьому судом береться до уваги те, що згідно із листом Державної митної служби України від 29.11.2007 р., наданим на запит суду першої інстанції, товари, марковані торговельною маркою "REPORTER" виробництва компанії Inghirami Produzione S.p.A. на митну територію України ніколи не ввозились.

Таким чином, наявними у справі доказами спростовано твердження відповідача про використання товарного знаку "REPORTER" щодо товарів 25 класу МКТП.

Судова колегія погоджується з висновком місцевого господарського суду про те, що відповідачем не надано доказів використання знаку "REPORTER" за міжнародною реєстрацією № 634187 на території України відносно товарів вищевказаних класів МКТП, а саме, 3, 9, 14, 16, 18, 24.

Судова колегія вважає за необхідне відзначити те, що в силу ст. 33 Господарського процесуального кодексу України обов’язок подання належних та допустимих доказів використання знаку чи поважності причин не використання знаку лежить саме на власникові знаку, отже саме відповідачем повинні бути надані докази використання знаку за міжнародною реєстрацією № 634187 на території України відносно товарів 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 класів МКТП.

Проте, оскільки відповідач не подав належних доказів на підтвердження факту використання знака для товарів і послуг "REPORTER" протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу спірного свідоцтва щодо товарів 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25 класів МКТП, а отже позовні вимоги в частині припинення дії міжнародної реєстрації № 634187 щодо товарів вказаних класів підлягають задоволенню.

Керуючись ст. ст. 99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

1. Рішення Господарського суду міста Києва від 26.02.2008 року у справі № 21/294 скасувати частково та прийняти нове рішення.

2. Позов задовольнити повністю.

3. Припинити дію міжнародної реєстрації № 634187 (торговельна марка "REPORTER") на території України стосовно товарів 3 (частково), 9, 14, 16, 18, 24, 25 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг.

4. Стягнути з Компанії ФІН. ІНГ. С. р.л. на користь Компанії "Репортер"85,00 грн. державного мита та 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Стягнути з Компанії ФІН. ІНГ. С. р. л. на користь Компанії "Репортер" 42,5 грн. державного мита за перегляд рішення в апеляційному порядку.

6. Доручити Господарському суду м. Києва видати накази на виконання даної постанови.