Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П.- головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Гервін", м. Вінниця (далі –ТОВ "Гервін")

на рішення господарського суду Вінницької області від 14.06.2007 та

постанову Житомирського апеляційного господарського суду від 17.06.2008

зі справи № 5/128-07

за позовом відкритого акціонерного товариства "Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського", м. Київ (далі –Інститут)

до ТОВ "Гервін"

про відшкодування моральної (немайнової) шкоди в розмірі 50 000 грн. та стягнення компенсації за порушення авторських прав у розмірі 46 214, 40 грн.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

позивача –Микитенко О.В.,

відповідача –Вітра В.Б., Сливи В.В.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

Рішенням господарського суду Вінницької області від 14.06.2007 (суддя Бенівський В.І.) позов задоволено частково; з ТОВ "Гервін" стягнуто на користь Інституту суму 46 214, 40 грн., а також 462, 14 грн. державного мита і 56, 64 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу; в задоволенні позовних вимог у частині стягнення 50 000 грн. моральної (немайнової) шкоди відмовлено.

Постановою Житомирського апеляційного господарського суду від 17.06.2008 (колегія у складі: Черпак Ю.К. - головуючий, судді Веденяпін О.А. і Іоннікова І.А.): зазначене рішення місцевого господарського суду залишено без змін, а апеляційну скаргу ТОВ "Гервін" –без задоволення; з ТОВ "Гервін" стягнуто на користь Інституту 8 100 грн. витрат за проведення судової експертизи у справі.

У прийнятті зазначених рішення та постанови попередні судові інстанції з посиланням на приписи статей 424, 429 - 432, 435, 437, 440 –443 Цивільного кодексу України (435-15) (далі – ЦК України (435-15) ), статей 9, 15, 50, 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі –Закон) виходили з правомірності вимог позивача щодо стягнення компенсації за порушення авторських прав у зазначеному розмірі та недоведеності позивачем заподіяння йому моральної (немайнової) шкоди.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ТОВ "Гервін" просить скасувати оскаржувані рішення та постанову попередніх судових інстанцій і припинити провадження у справі чи передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Скаргу мотивовано прийняттям цих судових рішень з порушенням та неправильним застосуванням норм матеріального і процесуального права, в тому числі Закону України "Про судову експертизу" (4038-12) , статей 9, 11 Закону, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (z0705-98) , статей 47 і 43 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) (далі - ГПК України (1798-12) ).

У відзиві на касаційну скаргу Інститут заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про її необгрунтованість і безпідставність та про прийняття оскаржуваних судових рішень за правильного застосування норм матеріального і процесуального права, і просить ці рішення залишити без змін, а скаргу – без задоволення.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- 11.09.2006 ТОВ "Гервін" звернулося до Інституту з листом № 18/09, в якому просило направити фахівців для визначення впливу виявлених дефектів на несучу спроможність і надійність зведеної цим товариством вежі висотою 52 м у с. Гранів Гайсинського району Вінницької області та, за необхідності, - визначити об’єми робіт, необхідних для ліквідації таких дефектів;

- у результаті обстеження вежі, її фундаменту і вивчення проектної документації, за якою було збудовано вежу, фахівцями Інституту встановлено, що надана ТОВ "Гервін" документація повністю відтворює проектне рішення, розроблене Інститутом;

- ТОВ "Гервін" використало науково-технічну продукцію Інституту, вміщену в робочому проекті № 22731-3-КМ "Башта висотою 60 м в с. Ситківці Вінницької області з обладнанням, яке має розрахункову навітряну площу 8, 33 м2. Металоконструкції" на робочому проекті № 22731-3-КЗ "Башта висотою 60 м в с. Ситківці Вінницької області з обладнанням, яке має розрахункову навітряну площу 8, 33 м2. Фундаменти";

- у наданому ТОВ "Гервін" робочому проекті № 327/2004-VIN111-KM у пункті 1.2 розділу 1 "Загальні вказівки" зазначається, що за аналог креслень вежі прийняті креслення проекту 22731-3-КМ, розробленого Інститутом;

- у переважній більшості креслень у проектах ТОВ "Гервін" (робочий проект № 327/2004-VIN111-KM "Базова станція в с. Гранів, Гайсинського району, Вінницької області. Металоконструкції вежі висотою 52 м" і робочий проект № 327/2004-VIN111-АБ.О "Базова станція в с. Гранів, Гайсинського району, Вінницької області. Фундаменти вежі висотою 52 м") допущено повне копіювання креслень проектів Інституту;

- Інститутом не подано доказів в обґрунтування заявленої до стягнення суми відшкодування моральної шкоди 50 000 грн.; зокрема, ним не наведено "прикладів зниження ділової репутації", інших негативних наслідків зазначених дій ТОВ "Гервін".

Судом апеляційної інстанції у даній справі було призначено судову експертизу, проведення якої доручено експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, які мають кваліфікацію судових експертів з питань інтелектуальної власності. Названим судом додатково встановлено, що:

- за висновком експертів: при створенні робочого проекту № 327/2004-VIN111-KM "Базова станція в с. Гранів Гайсинського району Вінницької області. Металоконструкції вежі висотою 52 м" мало місце відтворення (копіювання) деяких частин робочого проекту № 22731-3-КМ "Башта висотою 60 м в с. Сітківці Вінницької області з обладнанням, яке має розрахункову навітряну площу 8, 33 м2. Металоконструкції. Фундаменти" - із зазначенням у висновку конкретних частин цього проекту, які зазнали відтворення (копіювання); названий робочий проект № 327/2004-VIN111-KM є, в основному, результатом нетворчої переробки згаданого робочого проекту № 22731-3-КМ;

- безпосередніми виконавцями і авторами робочої документації Інституту були його працівники (Бут Б.М., Пурдич В.О., Мех В.В.), які виконували свої трудові обов’язки; договори про обсяг авторського права між Інститутом і названими його працівниками не укладалися.

Відповідно до частини першої статті 424, статей 440, 441 ЦК України, статті 15 Закону до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належить, зокрема, виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами; автор чи інша особа, яка має авторське право, вправі дозволяти або забороняти, зокрема, відтворення творів будь-яким способом.

Згідно із статтею 443 ЦК України використання твору здійснюється лише за згодою автора, крім випадків правомірного використання твору без такої згоди, встановлених цим Кодексом та іншими законами.

За приписами статей 435, 437 ЦК України, статті 1 і частин першої та третьої статті 11 Закону первинним суб’єктом авторського права є автор твору; авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення; для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Статтею 16 Закону передбачено, що авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору; виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Відповідно до частини другої статті 429 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Частиною другою статті 432 ЦК України, статтею 52 Закону визначено способи цивільно-правового захисту авторського права, в тому числі відшкодування моральної шкоди, завданих збитків, стягнення з порушника авторського права доходу, отриманого внаслідок порушення, виплати компенсації.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 432 ЦК України суд може постановити рішення, зокрема, про застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності; розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення.

Відповідно до пункту "г" частини другої статті 52 Закону суд має право постановити рішення чи ухвалу про виплату компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків або стягнення доходу; при визначенні компенсації, яка має бути виплачена замість відшкодування збитків чи стягнення доходу, враховується обсяг порушення та (або) наміри відповідача.

З урахуванням наведених законодавчих приписів, зокрема, статті 16 Закону, господарські суди у розгляді даної справи повинні були вичерпно з’ясувати, але не з’ясували й не відобразили в оскаржуваних судових рішеннях, чи є твір Робочий проект № 327/2004-VIN111-KM "Базова станція в с. Гранів Гайсинського району Вінницької області. Металоконструкції та фундаменти вежі висотою 52 м" службовим і відтак коло авторів твору (суб’єктів авторських прав).

Приймаючи рішення про стягнення суми компенсації в розмірі 46 214, 40 грн., суд першої інстанції ніяк не обґрунтував такий розмір; суд же апеляційної інстанції, по суті, погодився із здійсненим Інститутом визначенням цього розміру виходячи з кошторисної вартості розроблення аналогічного проекту на 01.01.2007. Проте таке визначення не відповідає наведеним приписам частини другої статті 52 Закону, які пов’язують розмір компенсації з обсягом порушення та (або) намірами відповідача. У пункті 33 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності" (з подальшими доповненнями) зазначено також, що розмір компенсації визначається судом у межах заявлених вимог у залежності від характеру порушення, ступеню вини відповідача та інших обставин; відповідні мотиви визначення розміру компенсації мають бути наведені в судовому рішенні.

Попередніми судовими інстанціями згаданих обставин не з’ясовано, так само як і не зазначено, з якого розміру мінімальної заробітної плати слід було виходити у визначенні компенсації.

Не встановивши усього кола обставин, що входять до предмету доказування в даній справі, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України (1798-12) щодо прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 названого Кодексу стосовно всебічного, повного і об’єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.

Касаційна ж інстанція згідно з частиною другою статті 111-7 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Відтак оскаржувані судові рішення відповідно до частини першої статті 11110 названого Кодексу підлягають скасуванню. Водночас не вбачається передбачених законом підстав для припинення провадження в даній справі. Остання підлягає передачі до суду першої інстанції на новий розгляд, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до закону.

Керуючись статтями 111-7 - 111-12 ГПК України, Вищий господарський суд України

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Гервін" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду Вінницької області від 14.06.2007 та постанову Житомирського апеляційного господарського суду від 17.06.2008 зі справи № 5/128-07 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Вінницької області.