20/139 Про визнання відсутніми прав на використання торговельних марок - 28.10.2008 Прийняття

розглянув касаційну скаргу відкритого акціонерного товариства "Нерухомість столиці", м. Київ (далі –ВАТ "Нерухомість столиці"), та товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничий вектор", м. Київ (далі –ТОВ "Виробничий вектор")

на рішення господарського суду міста Києва від 04.06.2008 та

постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.07.2008

зі справи № 20/139

за позовом ВАТ "Нерухомість столиці" та

ТОВ "Виробничий вектор"

до дочірнього підприємства "Інвестиційно-будівельна компанія "Нест-Покровський посад", м. Київ (далі –ДП "ІБК "Нест-Покровський посад"), та

приватного підприємства "Полісюрсервіс", м. Київ (далі –ПП "Поліюрсервіс")

про визнання відсутніми прав на використання без дозволу позивачів торговельних марок та зобов’язання вчинити певні дії.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

ВАТ "Нерухомість столиці" –Коваль М.О.,

ТОВ "Виробничий вектор" –Благодір С.А.,

ДП "ІБК "Нест-Покровський посад" –не з'яв.,

ПП "Поліюрсервіс" –не з'яв.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВАТ "Нерухомість столиці" і ТОВ "Виробничий вектор" звернулися до господарського суду міста Києва з позовом (з урахуванням подальших уточнень до нього), в якому просили суд:

- визнати відсутність у відповідачів прав на використання без дозволу позивачів позначень "НЕСТ" та "ПОКРОВСКІЙ ПОСАДЪ", які є схожими із зареєстрованими ВАТ "Нерухомість столиці" і ТОВ "Виробничий вектор" знаками для товарів і послуг;

- заборонити відповідачам використовувати позначення "НЕСТ" та "ПОКРОВСКІЙ ПОСАДЪ" щодо товарів і послуг, для яких такі позначення зареєстровані ВАТ "Нерухомість столиці" і ТОВ "Виробничий вектор", та схожих з ними товарів і послуг;

- зобов’язати відповідачів знищити обладнання, призначене для нанесення спірних позначень.

Рішенням названого господарського суду від 04.06.2008 (суддя Палій В.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.07.2008 (колегія суддів у складі: суддя Капацин Н.В. –головуючий, судді Пашкіна С.А., Калатай Н.Ф.), у задоволенні позову відмовлено. Судові рішення мотивовано тим, що позивачами не доведено, що реєстрацію ДП "ІБК "Нест-Покровський посад" та надання ним послуг із зазначенням свого повного найменування можна вважати порушенням прав ВАТ "Нерухомість столиці" і ТОВ "Виробничий вектор".

ВАТ "Нерухомість столиці" і ТОВ "Виробничий вектор" звернулися до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просять судові рішення зі справи скасувати і прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити. Скаргу мотивовано тим, що:

попередні судові інстанції на порушення приписів Господарського процесуального кодексу України (1798-12) (далі – ГПК України (1798-12) ) не оцінили наявних у справі доказів та не надали мотивованого обґрунтування доводам позивачів щодо неправомірності використання відповідачами спірних позначень, а тому дійшли помилкового висновку щодо необхідності відмови в задоволенні позову;

крім того, місцевим та апеляційним господарськими судами не розглянуто кожну із заявлених ВАТ "Нерухомість столиці" і ТОВ "Виробничий вектор" позовних вимог.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Сторони відповідно до статті 111-4 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників позивачів, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- ВАТ "Нерухомість столиці" є власником свідоцтв України №№ 44942, 66937, 81674, 81675, 81676, 81677 на знаки для товарів і послуг "НЕСТ" щодо товарів і послуг 35, 36, 37, 41 і 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі –МКТП);

- ТОВ "Виробничий вектор" є власником свідоцтва України № 75137 на знак для товарів і послуг "ПОКРОВСКІЙ ПОСАДЪ" щодо товарів і послуг 35 і 36 класів МКТП;

- ПП "Поліюрсервіс" 18.01.2008 прийняло рішення про заснування ДП "ІБК "Нест-Покровський посад";

- 22.01.2008 Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстровано ДП "ІБК "Нест-Покровський посад";

- згідно з довідкою № 29600/07 з Єдиного реєстру підприємств і організацій України основними видами діяльності ДП "ІБК "Нест-Покровський посад" є: організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду, здавання в оренду власного нерухомого майна, консультування з питань комерційної діяльності та управління, рекламна діяльність і адвокатська діяльність;

- позовні вимоги мотивовано тим, що ДП "ІБК "Нест-Покровський посад" неправомірно використовує позначення, що схожі із зареєстрованими торговельними марками "НЕСТ" та "ПОКРОВСКІЙ ПОСАДЪ", у своїй господарській діяльності, яка полягає в пропонуванні послуг з організації будівельної діяльності, причому внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги.

Причиною спору зі справи стало питання про наявність чи відсутність в діях відповідачів фактів неправомірного використання позначень, що схожі зі знаками для товарів і послуг, які належать позивачам.

Попередні судові інстанції у вирішенні даного спору обмежились дослідженням правильності реєстрації ДП "ІБК "Нест-Покровський посад", хоча позовна вимога щодо зміни найменування зазначеної юридичної особи таким чином, щоб уникнути змішування із діяльністю позивачів, була не єдиною.

Разом з тим, згідно зі статтею 84 ГПК України рішення господарського суду ухвалюється іменем України і складається із вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин, при цьому, зокрема, у мотивувальній частині вказуються обставини справи, встановлені господарським судом; причини виникнення спору; докази, на підставі яких прийнято рішення; зміст письмової угоди сторін, якщо її досягнуто; доводи, за якими господарський суд відхилив клопотання і докази сторін, їх пропозиції щодо умов договору або угоди сторін; законодавство, яким господарський суд керувався, приймаючи рішення; обґрунтування відстрочки або розстрочки виконання рішення.

В абзаці другому пункту 7 постанови Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1976 № 11"Про судове рішення" (v0011700-76) зазначено, що при об'єднанні в одному провадженні кількох вимог або прийнятті зустрічного позову чи позову третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги, має бути сформульовано, що саме постановив суд по кожній позовній вимозі.

Тобто у розгляді цієї справи місцевий та апеляційний господарські суди не звернули увагу на таке.

Частиною першою статті 495 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

При цьому слід враховувати, що роз’яснення питань щодо обставин використання відповідачами торговельних марок у формі, відмінній від зареєстрованої, зокрема, схожій до ступеню змішування, потребує спеціальних знань, а тому господарським судам відповідно до статті 41 ГПК України належало призначити судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. У вирішенні питань, пов'язаних з призначенням судової експертизи, господарським судам слід враховувати викладене в роз’ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 № 02-5/424 (v_424800-98) "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності" та в рекомендаціях президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 № 04-5/1107 (v1107600-04) "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності".

Відповідно до пункту 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Аналіз наведених законодавчих приписів дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, обов’язковою умовою використання знаків є їх використання саме стосовно товарів і послуг, щодо яких ці знаки зареєстровано.

Отже, для правильного вирішення даного судового спору (кожної позовної вимоги) попереднім судовим інстанціям належало:

- з’ясувати перелік товарів і послуг, для яких спірні торговельні марки зареєстровано;

- встановити фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у частині переліку товарів і послуг, для яких вони використовувалися (беручи до уваги необхідність їх порівняння з товарами і послугами, для яких торговельні марки зареєстровано позивачами.

Проте зазначені обставини не було встановлено ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами.

У той же час попередніми судовими інстанціями помилково застосовано до спірних відносин приписи законодавства, що регулює реєстрацію назви підприємства, для визнання правомірності використання відповідачами знаків для товарів і послуг.

Таким чином, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України (1798-12) щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111-10 ГПК України є підставою для часткового скасування оскаржуваних судових рішень зі справи.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати належну правову оцінку всім доказам та доводам сторін і вирішити спір відповідно до вимог закону.