Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П.-головуючий, судді Бенедисюк I.М. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу науково-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Донікс", м. Донецьк (далі -ТОВ "Донікс")

на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2006

та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.07.2006

зі справи № 39/98 (8/2-Н12/46)

за позовом ТОВ "Донікс"

до відкритого акціонерного товариства "Дніпропетровський металургійний завод", м. Дніпропетровськ (далі -ВАТ "Дніпропетровський металургійний завод")

про заборону використання патентів.

Судове засідання проведено за участю представників:

ТОВ "Донікс" -не з'явились,

ВАТ "Дніпропетровський металургійний завод" -Левченка О.В.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Позов з урахуванням уточнення до нього подано про заборону ВАТ "Дніпропетровський металургійний завод" використовувати винахід, захищений патентом № 30760 "Спосіб лиття виливків".

Справа розглядалася господарськими судами неодноразово. Постановою Вищого господарського суду України від 07.12.2004 рішення місцевого та апеляційного господарських судів скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції з метою порівняння технології розливу сталі, що традиційно використовувалася відповідачем, з об'єктом спірного винаходу.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2006 (суддя Ліпинський О.В.), залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.07.2006 (колегія суддів у складі: суддя Науменко I.М. -головуючий, судді Білецька Л.М., Голяшкін О.В.), у задоволенні позову відмовлено. Названі судові акти мотивовано тим, що фактично відповідач не використовував запатентований винахід в розумінні статті 28 Закону України "Про охорону прав на винахід і корисні моделі".

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ТОВ "Донікс" просить скасувати рішення та постанову господарських судів з даного спору, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції. Скаргу мотивовано тим, що проведення повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності з даної справи було доручено установі, яка не належить до суб'єктів експертної діяльності, що виключає правомірність покладення експертного висновку від 30.09.2005 № 97 в обгрунтування рішень з цього спору.

У відзиві на касаційну скаргу відповідач зазначає про правильність та обгрунтованість висновків попередніх судових інстанцій та просить залишити оскаржувані рішення без змін, а касаційну скаргу -без задоволення.

Учасників судового процесу відповідно до статті 111-4 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) (далі - ГПК України (1798-12) ) належним чином повідомлено про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- ТОВ "Донікс" є власником патенту на винахід "Спосіб лиття виливків" № 30760, об'єктом якого є технічне рішення щодо технології отримання виливків напівспокійної сталі; дата подання заявки -14.05.1998; відомості про видачу патенту опубліковано 16.12.2002;

- згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.09.2005 № 97:

при отриманні виливків напівспокійної сталі шляхом розливу її в глуходонні виливниці з суцільнометалевими надставками ВАТ "Дніпропетровський металургійний завод" не використовувало жодної ознаки незалежного пункту формули винаходу "Спосіб лиття виливків" за патентом № 30760;

технологія розливу киплячої, спокійної та напівспокійної сталі, яка використовувалася відповідачем до 14.05.1998, не відповідала об'єктові винаходу, що охороняється патентом № 30760.

Причиною виникнення спору в даній справі стало питання щодо факту несанкціонованого використання відповідачем об'єкта інтелектуальної власності -винаходу, якому надано правову охорону за патентом № 30760.

Відповідно до приписів статті 28 Закону:

права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу (частина перша);

патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;

використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Iнтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй (частина друга).

У підпункті 6.2 пункту 6 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Висновок судових інстанцій про незастосування відповідачем спірного запатентованого винаходу при отриманні виливків напівспокійної сталі грунтується на висновках судової експертизи від 30.09.2005 № 97 з даної справи, що проведена атестованим у встановленому порядку експертом. Судовими інстанціями з'ясовано, що експертне дослідження за повторною судовою експертизою проведено кваліфікованим спеціалістом, належним чином обгрунтовано, відповідає іншим доказам у справі.

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про судову експертизу" (4038-12) , а також частин першої, третьої статті 10 цього Закону судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. Судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Отже, твердження ТОВ "Донікс" про неналежного суб'єкта проведення судової експертизи з даної справи є безпідставними. Позивачем не наведено переконливих доводів про необгрунтованість цього висновку, його суперечність матеріалам справи або наявність сумніву в правильності названого експертного висновку.

Крім того, апеляційним господарським судом з'ясовано, що висновок експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 10.02.2004 № 55 не може бути належним доказом у справі, оскільки при її проведенні фактично не порівнювався спосіб лиття металу, запатентований позивачем, з тим, що використовується відповідачем.

Таким чином, з огляду на встановлені обставини справи, а саме - незастосування відповідачем спірного винаходу у процесі отримання виливків напівспокійної сталі -, попередні судові інстанції дійшли правильного висновку про відсутність підстав для задоволення позову про заборону ВАТ "Дніпропетровський металургійний завод" використовувати винахід за патентом № 30760.

Відтак передбачені законом підстави для скасування оскаржуваних рішення та постанови місцевого та апеляційного господарських судів відсутні.

Керуючись статтями 111-9 - 111-11 ГПК України (1798-12) , Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2006 та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.07.2006 зі справи № 39/98(8/2-Н12/46) залишити без змін, а касаційну скаргу науково-виробничого товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Донікс" -без задоволення.