Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко

В.П. – головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Джунь В.В.,

розглянув касаційну скаргу Волверайн Уорлд Уайд Інк., Уілмінгтон, Делавер

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.07.2005

зі справи № 39/131

за позовом Волверайн Уорлд Уайд Інк.

до закритого акціонерного товариства “Торговий дім “Аркадія”, м. Одеса (далі - ЗАТ “Торговий дім “Аркадія”)

та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м. Київ (далі - Державний департамент інтелектуальної власності)

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг,

Судове засідання проведено за участю представників:

Волверайн Уорлд Уайд Інк. –Севрюк І.І., Чернобая О.В.,

ЗАТ “Торговий дім “Аркадія” –Татаріна М.О.,

Державного департаменту інтелектуальної власності –не з’явились. За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся з позовом про визнання недійсним свідоцтва України від 15.12.2003 № 36605 на знак для товарів і послуг “MERRELL®”, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та просить внести відповідні зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, а також заборонити ЗАТ “Торговий дім “Аркадія” будь-яке використання спірного знака, в тому числі в рекламі Інтернет та доменному імені.

Рішенням господарського суду міста Києва від 27.04.2005 (суддя Гумега О.В.) позов задоволено. Назване рішення суду мотивоване невідповідністю зареєстрованого знака умовам надання правової охорони та порушенням спірною реєстрацією прав третіх осіб. Зокрема, реєстрація знака порушує права власника знаків для товарів і послуг “MERRELL” за свідоцтвами №№ , 27110, 28179, 28180, зареєстрованими раніше.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.07.2005 (колегія суддів у складі: Андрієнко В.В. –головуючий, судді Ковтонюк Л.В., Малетич М.М.) рішення суду першої інстанції з даної справи скасовано, у задоволенні позову відмовлено. У прийнятті названої постанови апеляційний суд виходив з того, що позивач у справі спеціально не уповноважений власником знаків для товарів і послуг “MERRELL” захищати їх від неправомірного посягання, а наявна у позивача виключна ліцензія не містить такого повноваження.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України позивач просить скасувати зазначену постанову Київського апеляційного суду та залишити в силі рішення суду першої інстанції, посилаючись на неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права. Зокрема, скаржник зазначає, що відповідно до статті 20 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (3689-12) (далі – Закон (3689-12) ) вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. Оскільки позивачем на підставі виключної ліцензії було отримане виключне право на території України використовувати знаки для товарів і послуг “MERRELL” за свідоцтвами №№ , 27110, 28179, 28180, то окремого письмового уповноваження на захист цих знаків від імені власника знаків не потрібно.

Відзив на касаційну скаргу не надходив.

Учасників судового процесу відповідно до статті 111-4 Господарського процесуального кодексу України (1798-12) (далі - ГПК України (1798-12) ) належним чином повідомлено про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Державним департаментом інтелектуальної власності було видано компанії Волверайн Аутдорз, Інк. такі свідоцтва України: № 27110 на знак для товарів і послуг “MERRELL”, дата реєстрації 16.09.2002; № 28179 на знак для товарів і послуг “MERRELL”, зображення”, дата реєстрації 15.11.2002; № 28180 на знак для товарів і послуг “MERRELL”, зображення”, дата реєстрації 15.11.2002; № 28181 на знак для товарів і послуг “M”, зображення”, дата реєстрації 22.11.2002;

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 27110, 28179, 28180, 28181 зареєстровано для товарів і послуг 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП);

- Державним департаментом інтелектуальної власності ЗАТ “Торговий дім “Аркадія” було видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг “MERRELL®” від15.12.2003 № 36605 для товарів 14, 16, 18 та послуг 35 класу МКТП;

- компанія Волверайн Аутдорз, Інк. надала компанії Волверайн Уорлд Уайд, Інк. (позивач) виключну ліцензію на використання в Україні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 27110, 28179, 28180, 28181;

- згідно з ліцензійною угодою позивач має право використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 27110, 28179, 28180, 28181 у господарській діяльності та надавати право використання цих знаків іншим особам (дистриб’юторам) у разі укладення дистриб’юторських договорів;

- питання використання та реєстрації знаків, що включають позначення “MERRELL”, зачіпають права та законні інтереси позивача;

- відповідно до висновку експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 19.04.2005 № 92 елемент “MERRELL” займає домінуюче положення у зображенні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 27110, 28179, 28180 та свідоцтвом України № 36605. Зображення “MERRELL®” за свідоцтвом № 36605 та зображення “MERRELL” за свідоцтвом № 27110 є тотожними позначеннями. Зображення знаків для товарів і послуг за свідоцтвом № 36605 та свідоцтвами №№ 28179 та 28180 є схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки до їх складу входить тотожний словесний елемент (“MERRELL”), який займає домінуюче становище у зображенні знаків;

- при використанні знака для товарів і послуг за свідоцтвом № 36605 для зареєстрованих класів МКТП (14,16,18 та 35) він є схожим настільки, що його можна сплутати з знаками для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 27110, 28179, 28180, 28181, оскільки вони зареєстровані для товарів спорідненого 25 класу МКТП.

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону (3689-12) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Пунктом 1а статті 19 Закону (3689-12) передбачено, що свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнане недійсним у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Судом першої інстанції достовірно встановлено, що знак для товарів і послуг “MERRELL®” за свідоцтвом № 36605 зареєстровано пізніше ніж знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №№ 27110, 28179, 28180, 28181, а також знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 36605 є тотожним зі знаком № 27110 і схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками за свідоцтвами №№ 28179, 28180. Отже, висновок місцевого суду про невідповідність знака для товарів і послуг “MERRELL®” умовам надання правової охорони є правильним. Відповідають чинному законодавству та обставинам справи також інші висновки місцевого суду стосовно порушення спірною реєстрацією прав інших осіб та необхідність з цих підстав її скасування.

Що ж до висновку апеляційного господарського суду стосовно відсутності у позивача права на захист порушених прав як власника свідоцтва, оскільки умови ліцензійного договору не містять такого дозволу, то з цього приводу слід зазначити таке.

Відповідно до частини третьої пункту 2 статті 20 Закону (3689-12) вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. Як встановлено місцевим господарським судом, позивач на підставі виключної ліцензії отримав право на використання знаків за свідоцтвами України №№ 27110, 28179, 28180, 28181 на території України. Пунктом 3 статті 1108 Цивільного кодексу України (435-15) (далі - ЦК України (435-15) ) передбачено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Відповідно до пункту 2 статті 1109 ЦК України (435-15) у випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Місцевим господарським судом встановлено, що згідно з ліцензійною угодою позивач має право укладати дистриб’юторські договори та уклав такий договір з ЗАТ “торговий дім “Аркадія”. Умови дистриб’юторського договору передбачали, що використання знаків для товарів і послуг, які включали позначення “MERRELL” мало здійснюватися лише у визначених договором межах. Зокрема, дистриб’ютор не мав прав на реєстрацію зазначених позначень на своє ім’я.

Отже, реєстрація ЗАТ “Торговий дім “Аркадія” на своє ім’я знака для товарів і послуг “MERRELL®” порушує права позивача як власника виключної ліцензії.

Відповідно до статті 432 ЦК України (435-15) кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу (435-15) .

Таким чином, наявність у позивача виключної ліцензії на використання на території України знаків для товарів і послуг, що включають позначення “MERRELL” надають їй право на захист торгових марок без окремого письмового уповноваження їх власника.

З урахуванням зазначеного Вищий господарський суд України вважає за необхідне постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.07.2005 скасувати, а рішення господарського суду міста Києва від 27.04.2005 залишити без змін.

Керуючись статтями 111-7 - 111-11 ГПК України (1798-12) , Вищий господарський суд України

П О С Т А Н О В И В:

1. Касаційну скаргу Волверайн Уорлд Уайд Інк., Уілмінгтон, Делавер задовольнити.

2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.07.2005 зі справи № 39/131 скасувати.

3. Рішення господарського суду міста Києва від 27.04.2005 зі справи № 39/131 залишити без змін.