ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2005 Справа N 21/18
(ухвалою Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 19.05.2005
відмовлено у порушенні провадження з перегляду)
Вищий господарський суд України у складі: Селіваненко В.П.
(головуючий суддя), судді: Бенедисюк І.М. і Джунь В.В. розглянув
касаційну скаргу державного експериментального заводу
медпрепаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН
України, м. Київ (далі - Завод медпрепаратів) на постанову
Київського апеляційного господарського суду від 20.01.2005 зі
справи N 21/18 за позовом відкритого акціонерного товариства
"Лубнифарм", м. Лубни Полтавської області (далі - ВАТ "Лубнифарм")
до Заводу медпрепаратів - третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору, на стороні позивача - Державний
департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки
України, м. Київ (далі - Департамент) про зобов'язання припинити
дії, які порушують права власника свідоцтва. Судове засідання
проведено за участю представників: від ВАТ "Лубнифарм" -
Соловйової В.В., від заводу медпрепаратів - Проніної М.Ю., від
Департаменту - Жили Б.В. За результатами розгляду касаційної
скарги Вищий господарський суд України В С Т А Н О В И В:
ВАТ "Лубнифарм" звернулося до господарського суду міста Києва
з позовом про зобов'язання припинити дії, які порушують права
позивача як власника свідоцтва від 15.02.2001 N 18139 на знак для
товарів і послуг "Ротокан", а також зобов'язання відповідача
усунути з товару - лікарських засобів - незаконно використаний
знак "Ротокан". В подальшому позивач збільшив позовні вимоги та
просив суд стягнути з відповідача 7054000,80 грн. майнової шкоди.
Рішенням господарського суду міста Києва від 08.06.2004
(суддя Шевченко Е.О.) у задоволенні позову відмовлено з мотивів
наявності у відповідача права попереднього користувача спірним
знаком для товарів і послуг.
Постановою Київського апеляційного господарського суду від
20.01.2005 (колегія суддів у складі: суддя Бондар С.В. -
головуючий, судді: Тищенко А.І., Отрюх Б.В.) назване рішення
місцевого господарського суду змінено; позов задоволено частково;
відповідача зобов'язано припинити дії, які порушують право ВАТ
"Лубнифарм" як власника свідоцтва від 15.01.2002 N 18139 на знак
для товарів і послуг "Ротокан"; в частині позовних вимог про
зобов'язання усунути з товару незаконно використаний знак
відмовлено; позовні вимоги про відшкодування збитків у сумі
7054000,80 грн. залишено без розгляду. У прийнятті названої
постанови суд апеляційної інстанції виходив з того, що передбачене
статтею 500 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (435-15)
(далі - ЦК
України) право попереднього користування поширюється лише на
використання знака, тотожного зі спірним торговельним знаком, у
зв'язку з чим застосування відповідачем у господарській діяльності
торговельної марки "Ротокан" є неправомірним. Крім того, оскільки
заяву про збільшення позовних вимог було подано неповноважною
особою, вимоги щодо стягнення з Заводу медпрепаратів
7054000,80 грн. матеріальної шкоди підлягають залишенню без
розгляду на підставі пункту 1 статті 80 ГПК України ( 1798-12 ) (1798-12)
.
У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України
Завод медпрепаратів просить скасувати постанову суду апеляційної
інстанції з даної справи та відмовити у задоволенні позовних вимог
ВАТ "Лубнифарм", посилаючись на неправильне застосування
апеляційним судом норм матеріального права, зокрема, статті 500
ЦК України ( 435-15 ) (435-15)
та Закону України "Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (3689-12)
(далі - Закон).
У відзив на касаційну скаргу ВАТ "Лубнифарм" зазначає, що
право попереднього користувача не виникає у випадку використання
схожого позначення та просить залишити оскаржувану постанову
апеляційної інстанції без змін.
Учасників судового процесу відповідно до статті 111-4
Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (1798-12)
(далі -
ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду
скарги.
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими
інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування
ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши
пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України
дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної
скарги з урахуванням такого.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- ВАТ "Лубнифарм" є власником свідоцтва на знак для товарів і
послуг від 15.02.2001 N 18139, об'єктом якого є словесне
позначення "Ротокан", для товарів 5 класу Міжнародної класифікації
товарів і послуг (фармацевтичні препарати, лікарські препарати для
медичних цілей, лікарські засоби для людини);
- заявку про реєстрацію названого торговельного знака
N 97030683 було подано позивачем 13.03.97;
- відповідач з 1995 року виробляв лікарський засіб "Ротокан"
відповідно до Єдиної Союзної Тимчасової Фармакопейної статті
ВФС 42-1640-86 за реєстраційним посвідченням 86/1091/7;
- згідно з висновком експертизи об'єктів інтелектуальної
власності від 24.10.2004 N 80 позначення, що являє собою етикетку
медичного препарату "Ротокан", який виробляється Заводом
медпрепаратів, не є тотожним, а є схожим із зареєстрованим
позивачем знаком для товарів і послуг "Ротокан" до ступеня їх
змішування;
- ВАТ "Лубнифарм" як власник свідоцтва на спірний товарний
знак не надавало відповідачеві дозвіл на використання цього знака;
- за результатами розгляду Антимонопольним комітетом України
заяви ВАТ "Лубнифарм" про недобросовісну конкуренцію з боку
відповідача шляхом використання знака для товарів і послуг
"Ротокан" було встановлено факт відсутності у позивача пріоритету
на використання названої торговельної марки по відношенню до
Заводу медпрепаратів;
- листом від 08.01.2004 N 42/01 ВАТ "Лубнифарм" було частково
скасовано повноваження, надані Шерстюк Зої Олександрівні як
представнику позивача згідно з довіреністю від 08.01.2004,
зокрема, право на збільшення розміру позовних вимог.
Причиною спору з даної справи стало питання щодо
правомірності використання відповідачем знака для товарів і послуг
"Ротокан", якому надано правову охорону згідно із свідоцтвом від
15.02.2001 N 18139.
Відповідно до частин першої, другої статті 494 ЦК України
( 435-15 ) (435-15)
набуття права інтелектуальної власності на торговельну
марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони
торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її
зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не
встановлено законом.
Згідно зі статтею 495 ЦК України ( 435-15 ) (435-15)
майновими правами
інтелектуальної власності на торговельну марку, що належать,
зокрема, володільцю відповідного свідоцтва, є:
- право на використання торговельної марки;
- виключне право дозволяти використання торговельної марки;
- виключне право перешкоджати неправомірному використанню
торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
- інші майнові права інтелектуальної власності встановлені
законом.
Разом з тим, частиною шостою статті 16 Закону ( 3689-12 ) (3689-12)
передбачено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим
особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не
поширюється, зокрема, на здійснення будь-якого права, що виникло
до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати
пріоритету заявки.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції та задовольняючи
позов в частині заборони відповідачеві використовувати спірну
торговельну марку, апеляційний господарський суд виходив з того
висновку, що право попереднього користування виникає лише у
випадку використання товарного знака, який є тотожним із
зареєстрованою торговельною маркою, та не поширюється на випадки
застосування схожого знака для товарів і послуг. Проте, на думку
Вищого господарського суду України, така правова оцінка обставин
справи, є невірною, виходячи з наступного.
Відповідно до статті 500 ЦК України ( 435-15 ) (435-15)
будь-яка
особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо
було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах
своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в
Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого
використання, має право на безоплатне продовження такого
використання або використання, яке передбачалося зазначеною
підготовкою (право попереднього користувача).
Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону ( 3689-12 ) (3689-12)
використанням знака визнається:
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак
зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до
товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням
знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для
продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої
послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в
мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі
зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює
в цілому відмінності знака.
Отже, оскільки з огляду на наведені приписи закону
використанням знака є також застосування схожої з таким знаком
торговельної марки, місцевий господарський суд з урахуванням
встановлених ним обставин справи дійшов вірного висновку про
наявність у відповідача права попереднього користувача на
позначення "Ротокан".
Відповідно до частини першої статті 101 ГПК України
( 1798-12 ) (1798-12)
у процесі перегляду справи апеляційний господарський
суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно
розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник
обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з
причин, що не залежали від нього.
Проте в оскаржуваній постанові суду апеляційної інстанції
відсутні посилання на існування об'єктивних обставин, що зумовили
прийняття додатково поданого позивачем листа від 08.01.2004
N 42/01 апеляційним судом та наявність причин, що зумовили
неможливість його подання до місцевого суду. Відтак названий доказ
не може бути взято до уваги для вирішення спору по суті як такий,
що поданий з порушенням установленого порядку його подання. Отже,
з огляду на правомірність використання Заводом медпрепаратів
спірного товарного знака позовні вимоги в частині стягнення з
відповідача 7054000,80 грн. майнової шкоди не підлягають
задоволенню.
Таким чином, суд апеляційної інстанції у розгляді справи
припустився неправильного застосування чинного матеріального та
процесуального законодавства України, що відповідно до частини
першої статті 111-10 ГПК України ( 1798-12 ) (1798-12)
є підставою для
скасування оскаржуваної постанови апеляційного господарського
суду.
Керуючись статтями 111-9, 111-11 ГПК України ( 1798-12 ) (1798-12)
,
Вищий господарський суд України П О С Т А Н О В И В:
1. Касаційну скаргу державного експериментального заводу
медпрепаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН
України задовольнити.
2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від
20.01.2005 зі справи N 21/18 скасувати.
3. Рішення господарського суду міста Києва від 08.06.2004 зі
справи N 21/18 залишити без змін.