ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.07.2004 Справа N 11/558
Вищий господарський суд України у складі: суддя головуючий, судді
розглянув касаційну скаргу акціонерного товариства "Б", Німеччина;
(далі - АТ "Б")
на рішення господарського суду Черкаської області від 15.03.2004
та
постанову Київського апеляційного господарського суду від
20.04.2004
зі справи № 11/558
за позовом АТ "Б"
до закритого акціонерного товариства "Т", м. Умань Черкаської
області (далі - ЗАТ "Т")
про: зобов'язання відповідача припинити використання, а у випадку
припинення - заборонити йому в майбутньому використовувати на всіх
товарних ринках позначення препарату "П";
- зобов'язання відповідача вилучити з реалізації вироблений ним
препарат "П";
- зобов'язання відповідача змінити найменування позначення та
упаковку препарату "П" таким чином, щоб вони не могли викликати у
свідомості споживачів сплутування з товарним знаком позивача.
Судове засідання проведено за участю представників сторін:
позивача, відповідача.
За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд
України
В С Т А Н О В И В:
Рішенням господарського суду Черкаської області від 15.03.2004,
залишеним без змін постановою Київського апеляційного
господарського суду від 20.04.2004, у задоволенні позову
відмовлено. Зазначені рішення судових інстанцій мотивовано, з
посиланням на приписи статей 5 та 16 Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (3689-12)
, тим, що за
свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від 15.01.2004
№ 36800 ЗАТ "Т" надано правову охорону на словесне позначення "П",
а отже немає підстав забороняти відповідачеві використовувати цей
знак.
У касаційній скарзі від 12.05.2004 АТ "Б" просить рішення судових
інстанцій по суті спору у цій справі скасувати, а справу передати
на новий розгляд до суду першої інстанції. Скаргу, з посиланням на
частину 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" ( 3689-12 ) (3689-12)
, мотивовано тим, що:
- ЗАТ "Т" використовував на упаковці свого товару такі елементи
зареєстрованого знака, виданого на ім'я АТ "Б", як стилізоване
зображення шлунку, кольори, хвилясту лінію, що охороняються за
свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від 17.12.2001
№ 22166;
- для роз'яснення питання про те, чи містяться у зображенні
упаковки товару відповідача елементи зареєстрованого знака
скаржника, що охороняються, потребуються спеціальні знання
компетентного спеціаліста;
- судовими інстанціями самостійно, на свій розсуд, а отже з
порушенням вимог статті 41 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ) (1798-12)
(далі - ГПК) зроблено висновок про те, що не є
охороноспроможними такі елементи зображення на упаковці товару
відповідача як стилізоване зображення шлунку, кольори, хвиляста
лінія.
Сторони відповідно до статті 111-4 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
належним чином
повідомлені про час і місце розгляду скарги.
Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин
справи та правильність застосування ними норм матеріального і
процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов
висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- АТ "Б" є власником свідоцтва України на знак для товарів і
послуг від 17.12.2001 № 22166, об'єктом якого є комбінація
словесного позначення "М", виконаного чорним кольором на білому
фоні, поряд з яким розташоване стилізоване зображення шлунку,
підкреслене хвилястою лінією, для товарів 5 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (далі -
МКТП);
- ЗАТ "Т" є власником свідоцтва України на знак для товарів і
послуг від 15.01.2004 № 36800, об'єктом якого є словесне
позначення "П", виконане чорним кольором на білому фоні, для
товарів 5, 35 та 42 класів МКТП;
- ЗАТ "Т" у період з серпня по грудень 2002 року було виготовлено
59501 одиниця препарату "П" в упаковці, що містить напис "П",
виконаний на білому фоні чорним кольором, підкреслений хвилястою
лінією, під якою розташоване стилізоване зображення шлунку;
- не прийнято як доказ висновок судової експертизи об'єктів
інтелектуальної власності від 11.09.2003 № 3742, оскільки
експертне дослідження було проведено у провадженні зі справи
№ 11/1033.
Причиною спору зі справи стало питання про правомірність нанесення
ЗАТ "Т" на упаковку свого товару зображення елементів
комбінованого знака за свідоцтвом на знак для товарів і послуг від
17.12.2001 № 22166, власником якого є АТ "Б".
Відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (3689-12)
:
використанням знака визнається, зокрема, нанесення його на
будьякий товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій
міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку,
нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання
такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування
для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт
(ввезення) та експорт (вивезення) (абзаци перший та другий пункту
4);
знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі
зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює
в цілому відмітності знака (абзац п'ятий пункту 4);
свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим
особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено
цим Законом:
зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і
послуг;
зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з
наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна
ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у
свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці
позначення і знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і
послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок
такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє
товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати
(пункт 5).
Згідно зі статтею 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" ( 3689-12 ) (3689-12)
:
будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені
статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника
свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення
таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне
за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України
(пункт 1);
На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути
припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва
заподіяні збитки.
Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його
упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з
ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених
зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх
можна сплутати (пункт 2).
В основу мотивації рішень судових інстанцій було покладено
висновок про те, що використання ЗАТ "Т" на упаковці свого товару
стилізованого зображення шлунку, який є елементом комбінованого
знаку за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг від
17.12.2001 № 22166, не становить порушення прав власника цього
зареєстрованого знаку. Однак судові інстанції на порушення вимог
статті 43 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
не звернули увагу на співвідношення
обсягів правової охорони протиставлених знаків сторін спору.
Відповідно до статті 6 quinquies Паризької Конвенції про охорону
промислової власності від 20 березня 1883 року кожний товарний
знак, що зареєстрований належним чином у країні походження, може
бути заявлений в інших країнах Союзу і охороняється таким, як він
є.
За відомостями міжнародного цифрового коду для ідентифікації
бібліографічних даних (526), зазначеними у свідоцтві на знак для
товарів і послуг від 17.12.2001 № 22166, власником якого є
позивач, із зображення зареєстрованого комбінованого знака
вилучено з охорони лише такі його елементи, як: ; форте; 3500.
Іншим же елементам комбінованого знака, включаючи стилізоване
зображення шлунку, надано правову охорону. Судами ці дані не
досліджувалися.
Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (3689-12)
обсяг правової охорони,
що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів
і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з
наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та
переліком товарів і послуг.
Згідно з пунктом 4.4.3 Правил складання, подання та розгляду
заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг,
затверджених наказом Державного патентного відомства України від
28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997
№ 72) в разі наявності у складі знака елементів, що не
охороняються, і необхідності зазначення цього, в рішення про
реєстрацію знака для товарів і послуг може бути внесено
стандартний запис: "(зазначений елемент) не є предметом
самостійної правової охорони". Відповідно до пункту 2.2 Положення
про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 10.01.2002 № 10, міжнародний цифровий код для ідентифікації
бібліографічних даних (526) надає відомості про вилучення з
охорони окремих елементів знака.
Використання відповідачем у нанесеному на упаковці товару
зображенні елементів знака іншої особи, яким надано правову
охорону, може надати усьому цьому зображенню ознак схожості із
зареєстрованим знаком до ступеня їх змішування, а отже ввести в
оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги,
або ці позначення і знак можна сплутати. Роз'яснення питання про
наявність ознак такої схожості потребує спеціальних знань
компетентного спеціаліста відповідно до статті 41 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
.
Судом апеляційної інстанції на порушення вимог цієї норми
помилково мотивовано відсутність порушення прав власника знака для
товарів і послуг від 17.12.2001 № 22166 з боку ЗАТ "Т" тим, що
стилізоване зображення шлунку на упаковках товару відповідача є
типовим для лікарських засобів, являє собою описовий елемент, який
вказує на призначення препарату для лікування того чи іншого
захворювання. Отже судовими інстанціями у розгляді справи
недостатньо повно з'ясовано обставини справи, необхідні для
правильного вирішення спору між сторонами.
Відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати
доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або
постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання
про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних
доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти
докази.
З огляду на викладене рішення судових інстанції по суті спору
підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до
суду першої інстанції.
Керуючись статтями 111-9 - 111-12 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
, Вищий
господарський суд України
П О С Т А Н О В И В:
1. Касаційну скаргу акціонерного товариства "Б" зі справи № 11/558
задовольнити.
2. Рішення господарського суду Черкаської області від 15.03.2004
та постанову Київського апеляційного господарського суду від
20.04.2004 з цієї справи скасувати, а справу передати на новий
розгляд до господарського суду Черкаської області.