ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.06.04 Справа N 39/288
Вищий господарський суд України у складі: суддя головуючий, судді
розглянув касаційну скаргу акціонерного товариства "Компанія
"В"(Франція) (далі - Компанія "В")
на рішення господарського суду міста Києва від 06.11.2003
та
постанову Київського апеляційного господарського суду від
06.04.2004
зі справи № 39/288
за первісним позовом Компанії "В"
до товариства з обмеженою відповідальністю "Г", м. Київ (далі -
ТОВ "Г"),
товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче
підприємство "ГТ", м. Львів (далі - ТОВ "НВП "ГТ")
та
Державного департаменту інтелектуальної власності, м. Київ
про визнання недійсним свідоцтва України № 11206 на знак для
товарів і послуг "Н" з моменту його реєстрації;
зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності
внести відомості про визнання недійсним свідоцтва України № 11206
на знак для товарів і послуг "Н" до Державного реєстру свідоцтв
України на знаки для товарів і послуг;
визнання факту порушення ТОВ "Г" та ТОВ "НВП "ГТ" права власності
на промисловий зразок "ПЛ "Н" та знак для товарів і послуг "Н" та
заборону використання пляшки "Н";
заборону пропонування для продажу і продажу товарів у ПЛх "Н" та
зобов'язання ТОВ "Г" та ТОВ "НВП "ГТ" вилучити наявні у торговій
мережі товари у ПЛх "Н";
зобов'язання ТОВ "Г" та ТОВ "НВП "ГТ" знищити усі наявні пляшки
"Н";
зустрічним позовом ТОВ "Г"
до Компанії "В"
та
Державного департаменту інтелектуальної власності
про визнання недійсним патенту України на промисловий знак від
25.04.1997 № 1429.
Судове засідання проведено за участю представників сторін:
позивача, відповідачів.
За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд
України
В С Т А Н О В И В:
Рішенням господарського суду міста Києва від 06.11.2003 у
задоволенні первісного позову Компанії "В" відмовлено; зустрічний
позов ТОВ "Г" задоволено повністю: визнано недійсним патент на
промисловий зразок від 25.04.1997 № 1429, який належить Компанії
"В"; зобов'язано Державний департамент інтелектуальної власності
внести відомості про визнання недійсним патенту на промисловий
зразок від 25.04.1997 № 1429 до Державного реєстру патентів
України на промислові зразки та опублікувати зазначені відомості в
офіційному бюлетені "Промислова власність". Рішення суду першої
інстанції мотивовано тим, що:
ТОВ "Г" доведено, що до дати подання заявки на одержання патенту
України від 25.04.1997 № 1429 на промисловий зразок "ПЛ"
(31.05.1996) сукупність його суттєвих ознак була загальнодоступною
у світі у зв'язку з наявністю у компанії "POLMOS" правоохоронних
документів на товарні знаки та промислові зразки щодо пляшки із
матованою зовнішньою поверхнею;
оскільки ТОВ "Г" було передано право на об'ємний товарний знак "Н"
за міжнародною реєстрацією № 662883, то права за зазначеною
міжнародною реєстрацією не можуть бути протиставлені позивачем за
первісним позовом як підстава для визнання недійсним свідоцтва
України № 11206 на знак для товарів і послуг "Н".
Постановою Київського апеляційного господарського суду від
06.04.2004 змінено рішення господарського суду міста Києва від
06.11.2003: у задоволенні первісного та зустрічного позові
відмовлено повністю. Постанову суду апеляційної інстанції
мотивовано тим, що:
на підставі висновку судового експерта встановлено, що промисловий
зразок "ПЛ" за патентом України від 25.04.1997 № 1429 відповідає
такій умові патентоспроможності, як новизна, а отже є помилковим
висновок суду першої інстанції стосовно цієї обставини у справі;
висновки суду першої інстанції про відсутність належних підстав
для визнання недійсним свідоцтва України від 25.12.1998 № 11206 на
знак для товарів і послуг "Н" є правильними;
Компанією "В" не доведено фактів порушення ТОВ "Г" та ТОВ "НВП
"ГТ" її прав на промисловий зразок "ПЛ" за патентом України від
25.04.1997 № 1429.
Компанія "В" звернулася до Вищого господарського суду України з
касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення судових
інстанцій по суті спору з цієї справи і прийняти нове рішення про
задоволення первісного позову. Мотивами касаційної скарги
зазначено те, що:
- заявку від 31.05.1996 на промисловий зразок "ПЛ "Н" за патентом
України від 25.04.1997 № 1429 було подано раніше від заявки від
23.07.1996 на знак для товарів і послуг "Н" за свідоцтвом України
від 25.12.1998 № 11206, а оскільки "ПЛ "Н" та товарний знак Н є
одним і тим же об'єктом, то порушено пріоритетні права Компанії
"В" на промисловий зразок "ПЛ "Н";
- заявку на знак для товарів і послуг "Н" за свідоцтвом України
від 25.12.1998 № 11206 було подано 23.07.1996, об'ємний товарний
знак "Н" за міжнародною реєстрацією № 662883 має пріоритет з
13.05.1996, а отже зареєстрований знак за свідоцтвом України від
25.12.1998 № 11206 не відповідає умовам надання правової охорони;
- судом апеляційної інстанції неправильно застосовано статтю 9
Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня
1891 року;
- судом апеляційної інстанції не враховано заперечень Компанії "В"
на висновок судового експерта у частині визначення суттєвих ознак
промислового зразка;
- судом апеляційної інстанції помилково визначено, що порушення
авторських прав на промисловий зразок (дизайн пляшки та окремі
композиційні елементи) не є предметом спору зі справи.
Відповідно до вимог статті 111-4 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) (1798-12)
(далі - ГПК) сторони належним чином
повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.
Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин
справи та правильність застосування ними норм матеріального і
процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов
висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної
скарги.
Причиною спору зі справи постали питання про правомірність видачі
сторонам у справі правоохоронних документів на об'єкти промислової
власності.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що компанією "Ф" було
отримано патент України від 25.04.1997 № 1429 на промисловий
зразок "ПЛ" (дата подання заявки № 96050127 - 31.05.1996);
внаслідок зміни назви компанії "Ф" власником патенту України від
25.04.1997 № 1429 стала Компанія "В".
Судом першої інстанції без висновків судового експерта було
встановлено, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка "ПЛ"
за патентом України від 25.04.1997 № 1429 стала загальнодоступною
у світі до дати подання заявки до Установи. Цей висновок суду
першої інстанції про відсутність новизни у названого промислового
зразка став підставою для задоволення зустрічного позову ТОВ "Г".
Однак суд апеляційної інстанції, керуючись вимогами статті 41 ГПК
( 1798-12 ) (1798-12)
, дійшов правильного висновку, що питання новизни
промислового зразку може бути з'ясовано лише шляхом застосування
спеціальних знань, а тому для роз'яснення цього питання необхідно
призначення судової експертизи. Згідно з частиною першою статті 41
ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні
господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський
суд призначає судову експертизу. Проведення судової експертизи
було доручено атестованому спеціалістові Науково-дослідного
інституту інтелектуальної власності Академії правових наук
України. Згідно з висновком судового експерта від 22.03.2004 № 51
(далі - висновок судового експерта) промисловий зразок "ПЛ" за
патентом України від 25.04.1997 № 1429 відповідав критерію новизни
на дату подання заявки від 31.05.1996 № 96050127. Суд апеляційної
інстанції погодився з висновком судового експерта і на підставі
його роз'яснення скасував рішення суду першої інстанції у
відповідній частині, а у задоволенні зустрічного позову ТОВ "Г"
відмовив.
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові
зразки" ( 3770-12 ) (3770-12)
у редакції Закону від 15.12.1993 № 3688-XII
( 3680-12 ) (3680-12)
:
Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить
суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає
умовам патентоспроможності (частина 1 статті 5);
Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він
є новим і промислово придатним (частина 1 статті 6);
Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих
ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до
Відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.
Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка
береться до уваги зміст усіх заявок, що раніше надійшли до
Відомства (частина 2 статті 6).
Згідно з приписом абзацу шостого пункту 3 Постанови Верховної Ради
України від 23.121993 № 3770-XII "Про введення в дію Закону
України "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3770-12 ) (3770-12)
встановлено, що свідоцтво СРСР чи патент України може бути визнано
недійсним у порядку, встановленому цим Законом, у разі
невідповідності промислового зразка умовам охороноспроможності,
визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.
Касаційна інстанція дійшла висновку, що судом апеляційної
інстанції з достатньою повнотою встановлено обставини справи у
частині зустрічного позову і цим обставинам дано правильну
юридичну оцінку.
За вимогою первісного позову про визнання недійсним свідоцтва
України від 25.12.1998 № 11206 на знак для товарів і послуг "Н"
Компанією "В" було протиставлено патент України від 25.04.1997
№ 1429 на промисловий зразок "ПЛ" як підставу для задоволення цієї
вимоги.
У розгляді первісного позову за цією підставою судом апеляційної
інстанції було встановлено, що:
- ТОВ "Г" є власником свідоцтва України від 25.12.1998 № 11206
(дата подання заявки № 96071725 - 23.07.1996) на об'ємний знак "Н"
для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для
реєстрування знаків (далі - МКТП); згідно зі свідоцтвом від
25.12.1998 № 11206 рішення про реєстрацію знака прийнято без
надання правової охорони неохороноспроможним елементам - з охорони
виключено усі словесні та цифрові позначення, що входять до складу
етикетки, крім слова "Н";
- знак "Н" за свідоцтвом України від 25.12.1998 № 11206 є схожим
за своїми зовнішніми ознаками з промисловим зразком за патентом
України від 25.04.1997 № 1429 на промисловий зразок "ПЛ";
- дата публікації відомостей про видачу компанії "Ф"
патенту України від 25.04.1997 № 1429 на промисловий зразок "ПЛ" -
25.04.1997;
- Компанією "В" не доведено, що ТОВ "Г" та ТОВ "НВП "ГТ"
використовували пляшки, які б за своїми зовнішніми ознаками
повністю збігались з промисловим зразком, що охороняється патентом
України від 25.04.1997 № 1429;
- згідно з висновком судового експерта використання ТОВ "Г" та ТОВ
"НВП "ГТ" для випуску горілки "Н" пляшок з позначенням "ГД" не є
використанням промислового зразка "ПЛ" за патентом України від
25.04.1997 № 1429.
З огляду на викладені обставини справи суд апеляційної інстанції
дійшов правильного висновку, що патент України від 25.04.1997 №
1429 на промисловий зразок "ПЛ", власником якого є Компанія "В",
не може бути підставою для визнання недійсним свідоцтва України
від 25.12.1998 № 11206 на знак для товарів і послуг "Н", власником
якого є ТОВ "Г".
Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради
України від 23.12.1993 року № 3771-XII "Про введення в дію Закону
України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
( 3771-12 ) (3771-12)
свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі
невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним
законодавством, що діяло на дату подання заявки.
Згідно з частиною 6 статті 5 Закону України "Про охорону прав на
промислові зразки" ( 3770-12 ) (3770-12)
обсяг правової охорони, що
надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового
зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу,
внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому
копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак
промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.
Компанію "В не доведено, що слово "Н", яке охороняється
оспорюваним нею свідоцтвом України від 25.12.1998 № 11206,
відтворює сукупність суттєвих ознак протиставленого промислового
зразка, власником на який вона є за патентом України від
25.04.1997 № 142.
У пункті 8.1.4.1 Правил складання і подання заявки на промисловий
зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
від 18.02.2002 № 110 закріплено таке:
"Суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених
на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній
вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними
особливостями.
Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування
зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.
Для розкриття суті промислового зразка описується сукупність його
суттєвих ознак, відображених на зображеннях, з посиланням на них
(а також на креслення загального вигляду, ергономічну схему, якщо
вони є в матеріалах заявки)".
Висновком судового експерта про те, що випуск ТОВ "Г" та ТОВ "НВП
"ГТ" горілки "Н" у ПЛх з позначенням "ГД" не є використанням
промислового зразка "ПЛ" за патентом України від 25.04.1997 №
1429, підтверджено відсутність факту відтворення оспорюваним
знаком сукупності суттєвих ознак протиставленого промислового
зразка.
Доводи Компанії "В про недійсність свідоцтва України від
25.12.1998 № 11206 з огляду на її пріоритет у поданні заявки на
протиставлений патент України від 25.04.1997 № 1429 не грунтуються
на вимогах чинного законодавства України. Припис статті 10 Закону
України "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3770-12 ) (3770-12)
, яким
встановлено, що право на одержання патенту на промисловий зразок,
створений роздільною працею, належить заявнику, заявка якого має
більш ранню дату подання до Установи, стосується виключно
конкуруючих заявників на одержання промислового зразка, а не
заявників на одержання інших об'єктів промислової власності,
зокрема, знака для товарів і послуг. Знаки для товарів і послуг та
промислові зразки є різними об'єктами промислової власності, і
щодо них встановлено різний правовий режим набуття і здійснення
права інтелектуальної власності відповідно до Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (3689-12)
та Закону
України "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3770-12 ) (3770-12)
.
Згідно з частиною 1 статті 20 Закону України "Про охорону прав на
промислові зразки" ( 3770-12 ) (3770-12)
права, що випливають з патенту,
діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови
сплати річного збору за підтримання чинності патенту. А відповідно
до припису частини 1 статті 16 Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (3689-12)
права, що випливають із
свідоцтва, діють від дати подання заявки. З огляду на викладені
положення чинного законодавства України першість у часі між
колізійними правоохоронними документами на різні об'єкти
промислової власності визначається за ознакою виникнення права на
ці об'єкти.
За вимогою первісного позову про визнання недійсним свідоцтва
України від 25.12.1998 № 11206 на знак для товарів і послуг "Н"
Компанією "В" було протиставлено також належний їй знак для
товарів і послуг "Н", що отримав правову охорону в Україні за
міжнародною реєстрацією № 662883 відповідно до вимог Мадридської
угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року.
У розгляді первісного позову за цією підставою судом апеляційної
інстанції було встановлено, що:
- знак "Н" за міжнародною реєстрацією № 662883 зареєстровано для
знаків 21 та 33 класів МКТП і отримано правову охорону з
13.05.1996;
- відомством України заявлено про відмову у наданні охорони на її
території на знак "Н" за міжнародною реєстрацією № 662883 для
товарів 33 класу МКТП;
- виключено для України наслідки об'єднання міжнародних реєстрацій
за № 662883 та № 662883 А.
З огляду на викладені обставини суд апеляційної інстанції дійшов
правильного висновку, що міжнародна реєстрація № 662883 на знак
"Н", власником якого є Компанія "В", не може бути підставою для
визнання недійсним свідоцтва України від 25.12.1998 № 11206 на
знак для товарів і послуг "Н", власником якого є ТОВ "Г".
У частині 1 статті 5 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію
знаків від 14 квітня 1891 року визначено таке:
"В країнах, де законодавство це передбачає, відомства,
проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про
поширення охорони відповідно до статті 3ter, мають право заявити,
що охорона не може бути надана цьому знаку на їх території. Така
відмова може бути зроблена лише на умовах, які відповідно до
Паризької конвенції про охорону промислової власності
застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації".
Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (3689-12)
в редакції Закону від
15.12.1993 № 3689-XII, що діяло на дату подання заявки на
оспорюване свідоцтво України від 25.12.1998 № 11206 на знак для
товарів і послуг "Н", обсяг правової охорони, що надається,
визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком
товарів та послуг. Як встановлено судом, в Україні відмовлено у
наданні охорони на її території для товарів 33 класу МКТП за
міжнародною реєстрацією № 662883, а отже правова охорона в Україні
не поширюється на знак за міжнародною реєстрацією для товарів
цього класу.
Порядок заявлення скаржником своїх доводів в обгрунтування
первісного позову стосовно того, що судом проігноровано
авторсько-правовий спосіб захисту промислового зразка, суперечить
положенням припису частини четвертої статті 22 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
,
відповідно до якої позивач вправі лише до прийняття рішення по
справі змінити підставу або предмет позову. Компанія "В" вперше
послалася на порушення її авторських прав на промисловий зразок як
твір образотворчого мистецтва лише після винесення рішення судом
першої інстанції по суті спору з цієї справи.
Судом апеляційної інстанції також встановлено, що Компанією "В" за
вимогою первісного позову про визнання недійсним свідоцтва України
від 25.12.1998 № 11206 пропущено строк позовної давності,
передбачений статтею 71 Цивільного кодексу Української РСР
( 1540-06 ) (1540-06)
, а причина пропуску цього строку не є поважною.
З огляду на викладені обставини справи судові інстанції дійшли
правильного висновку про відсутність підстав для задоволення
первісного позову Компанії "В"
Керуючись статтями 111-9 - 111-12 ГПК України ( 1798-12 ) (1798-12)
, Вищий
господарський суд України
П О С Т А Н О В И В:
Постанову Київського апеляційного господарського суду від
06.04.2004 зі справи № 39/288 залишити без змін, а скаргу
акціонерного товариства "Компанія "В" - без задоволення.