Підготовлено за матеріалами судових справ.
(с) ЗАТ "ІНФОРМТЕХНОЛОГІЯ".
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2004 року
Вищий господарський суд України у складі: головуючого судді,
суддів;
розглянув касаційну скаргу закритого акціонерного товариства
"ХХХ", с. Я-ськ Н-ського району Ч-ської області (далі - ЗАТ "ХХХ")
на рішення господарського суду міста Ч-ська від ХХ.02.2004 та
постанову Ч-ського апеляційного господарського суду від ХХ.03.2004
зі справи № Х5
за позовом ЗАТ "ХХХ"
до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства
освіти і науки України, (далі - Державний департамент
інтелектуальної власності)
та товариства з обмеженою відповідальністю "YYY", с. М-ськ
Р-ського району Ш-ської області (далі - ТОВ "YYY")
про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і
послуг від ХХ.06.2002 № ХХ8;
зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності
внести до Державного реєстру знаків для товарів і послуг відомості
про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для
товарів і послуг від ХХ.06.2002 № ХХ8 та здійснити публікацію про
це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
скасування рішення Державного департаменту інтелектуальної
власності від ХХ.11.2002 про реєстрацію знаку для товарів і послуг
за заявкою № ХХ1 щодо частини товарів і послуг;
зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності
провести повторну експертизу заявки на одержання свідоцтва України
на знак для товарів і послуг за заявкою № ХХ1 на ім'я позивача;
та за зустрічним позовом ТОВ "YYY"
до ЗАТ "ХХХ"
про визнання дій ЗАТ "ХХХ" недобросовісною конкуренцією;
зобов'язання ЗАТ "ХХХ" припинити порушення прав власника свідоцтва
України № ХХ3 на знак для товарів і послуг "ZZZ";
визнання недійсним рішення Апеляційної ради Державного
департаменту інтелектуальної власності від ХХ.05.2001 стосовно
задоволення заперечення ЗАТ "ХХХ" на видачу свідоцтва України
№ ХХ2 на знак для товарів і послуг "ZZZ";
заборону ЗАТ "ХХХ" використовувати без дозволу ТОВ "YYY"
позначення "ZZZ" ("VVV") у будь-якій діяльності;
зобов'язання ЗАТ "ХХХ" знищити виготовлені зображення позначення
"ZZZ" ("VVV") та усунення їх з будь-яких об'єктів;
зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності
опублікувати у бюлетені "Промислова власність" інформацію про
визнання недійсним рішення Апеляційної ради Державного
департаменту інтелектуальної власності від ХХ.05.2001;
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на
стороні відповідача - Державний департамент інтелектуальної
власності.
Судове засідання проведено за участю представників сторін:
позивача - присутні (за довіреністю ЗАТ "ХХХ"),
відповідачів - присутній (за довіреністю ТОВ "YYY",
третьої особи - не з'явились.
За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд
України
ВСТАНОВИВ:
Рішенням господарського суду міста Ч-ська від ХХ.02.2004 (суддя
А.А.А.), залишеним без змін постановою Ч-ського апеляційного
господарського суду від ХХ.03.2004 (колегія суддів у складі: суддя
Б.Б.Б. - головуючий, судді В.В.В., Г.Г.Г.), первісний позов
задоволено частково: визнано недійсним свідоцтво України від
ХХ.06.2002 № ХХ8 на знак для товарів і послуг "ZZZ"; у задоволенні
інших вимог за первісним позовом відмовлено; зустрічний позов
задоволено повністю: дії ЗАТ "ХХХ" визнано недобросовісною
конкуренцією; зобов'язано ЗАТ "ХХХ" припинити порушення прав
власника свідоцтва України № ХХ3 на знак для товарів і послуг
"VVV"; визнано недійсним рішення Апеляційної ради Державного
департаменту інтелектуальної власності від ХХ.05.2001 стосовно
задоволення заперечення ЗАТ "ХХХ" на видачу свідоцтва України №
ХХ2 на знак для товарів і послуг "ZZZ"; ЗАТ "ХХХ" заборонено
використовувати без дозволу ТОВ "YYY" позначення "ZZZ" ("VVV") у
будь-якій діяльності; ЗАТ "ХХХ" зобов'язано знищити виготовлені
зображення позначення "ZZZ" ("VVV") та усунути їх з будь-яких
об'єктів; Державний департамент інтелектуальної власності
зобов'язано опублікувати у бюлетені "Промислова власність"
інформацію про визнання недійсним рішення Апеляційної ради
Державного департаменту інтелектуальної власності від ХХ.05.2001
згідно з рішенням суду. Рішення судових інстанцій по суті спору
мотивовано тим, що заявка ДП "RRR", який є правопопередником ТОВ
"YYY", на одержання правової охорони для словесних знаків "SSS" та
"VVV" має більш ранню дату подання до центрального органу
виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної
власності (далі - Установа), ніж заявка ЗАТ "ХХХ" на одержання
правової охорони для словесного знаку "ZZZ", а протиставлені
позначення цих знаків схожі між собою до ступеня змішування.
ЗАТ "ХХХ" звернулося до Вищого господарського суду України з
касаційною скаргою від ХХ.04.2004, в якій просить скасувати
рішення судових інстанцій по суті спору зі справи, первісний позов
задовольнити повністю, припинити провадження зі справи за
зустрічним позовом у частині визнання дій ЗАТ "ХХХ"
недобросовісною конкуренцією, а в задоволенні решти вимог за
зустрічним позовом ТОВ "YYY" відмовити. Мотивами касаційної скарги
зазначено те, що судовими інстанціями зі справи:
не обгрунтовано відмову у задоволенні вимог за первісним позовом;
розглянуто вимогу зустрічного позову про визнання дій
недобросовісною конкуренцією, що не віднесено до компетенції
господарських судів;
порушено правила оцінки доказів.
Сторони відповідно до статті 111-4 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) (1798-12)
(далі - ГПК) належним чином
повідомлено про час і місце розгляду скарги. Представники
Державного департаменту інтелектуальної власності в судове
засідання з'явились.
Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями обставин
справи та правильність застосування ними норм матеріального і
процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов
висновку про наявність підстав для часткового задоволення
касаційної скарги.
Судовими інстанціями у справі встановлено, що:
- ТОВ "YYY" як правонаступник ДП "RRR" є власником свідоцтва
України від ХХ.11.1999 № ХХ2 на знак для товарів і послуг "ZZZ",
який зареєстровано для товарів та послуг 33 та 42 класів
Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків
(далі - МКТП) ( 995_066 ) (995_066)
; дата подання заявки № ХХ7 - ХХ.03.1999;
- Апеляційною радою Державного департаменту інтелектуальної
власності було прийняте рішення від ХХ.05.2001 про задоволення
заперечення ЗАТ "ХХХ" від ХХ.12.1999 проти видачі свідоцтва
України від ХХ.11.1999 № ХХ2 на знак для товарів і послуг "ZZZ"
(через 17 місяців після надходження заперечення до Апеляційної
ради);
- ТОВ "YYY" як правонаступник ДП "RRR" є власником свідоцтва
України від ХХ.10.1998 № ХХ3 на комбінований знак для товарів і
послуг з позначеннями "SSS" та "VVV", який зареєстровано для
товарів і послуг 33 та 42 класів МКТП ( 995_066 ) (995_066)
; дата подання
заявки № ХХ4 - ХХ.10.1996;
- ЗАТ "ХХХ" є власником свідоцтва України від ХХ.10.1998 № Х3 на
знак для товарів і послуг "ZZZ", який зареєстровано для товарів і
послуг 16, 33 (за виключенням вина), 35 та 42 класів МКТП; дата
подання заявки № ХХ1 - ХХ.02.1999; ЗАТ "ХХХ" було відмовлено у
реєстрації знаку "ZZZ" за цим свідоцтвом для частини товарів та
послуг 16, 33 та 35 класів МКТП з огляду на те, що позначення
знака для вказаних товарів та послуг було схожим настільки, що
його можна сплутати з комбінованим позначенням у вигляді етикетки
"SSS" та "VVV", раніше зареєстрованих в Україні на ім'я ТОВ "YYY"
(свідоцтва України від ХХ.11.1999 № ХХ2 та від ХХ.10.1998 № ХХ3);
- згідно з висновком експертизи об'єктів інтелектуальної власності
від ХХ.08.2003 № Х0, проведеної судовим експертом Науково-
дослідного інституту інтелектуальної власності, позначення "ZZZ"
та позначення "VVV" за свідоцтвом України від ХХ.10.1998 № ХХ3
схожі між собою до ступеня змішування;
- Державним департаментом інтелектуальної власності прийнято
рішення про видачу ТОВ "YYY" свідоцтва України від ХХ.06.2002 №
ХХ8 на знак для товарів і послуг "ZZZ", оскільки Установа вважала,
що свідоцтво України від ХХ.11.1999 № ХХ2 на знак для товарів і
послуг "ZZZ" визнане недійсним на підставі рішення її Апеляційної
ради від ХХ.05.2001 про задоволення заперечення ЗАТ "ХХХ" від
ХХ.12.1999.
Причиною виникнення спору зі справи стали питання про право сторін
спору на одержання правової охорони на словесний знак для товарів
і послуг "ZZZ" та неправомірне використання чужих позначень.
Судові інстанції зі справи дійшли висновку, що ЗАТ "ХХХ" не
доведено права на використання позначення "ZZZ", а тому йому
заборонено судовими рішеннями використовувати це позначення у
зв'язку із задоволенням зустрічного позову ТОВ "YYY". Однак
судовими інстанціями не конкретизовано, стосовно якого саме
переліку товарів і послуг, згрупованих за МКТП, ЗАТ "ХХХ"
позбавлено права використовувати позначення "ZZZ", оскільки судами
не враховано, що ЗАТ "ХХХ" залишається власником свідоцтва України
від ХХ.10.1998 № Х3 на знак для товарів і послуг "ZZZ", який
зареєстровано для товарів і послуг 16, 33 (за виключенням вина),
35 та 42 класів МКТП. Відповідно до частини 4 статті 5 Закону
України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
( 3689-12 ) (3689-12)
обсяг правової охорони, що надається, визначається
зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до
Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією
внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і
послуг. Тому судові рішення по суті спору у частині задоволення
зустрічних вимог ТОВ "YYY" не можуть бути визнані обгрунтованими і
законними, оскільки у резолютивній частині рішень судових
інстанцій не конкретизовано товари та послуги, при реалізації та
наданні яких ЗАТ "ХХХ" забороняється використання позначення
"ZZZ".
Судом першої інстанції винесено судове рішення по суті спору у цій
справі ХХ.02.2004 за зустрічною вимогою ТОВ "YYY" про визнання дій
ЗАТ "ХХХ" недобросовісною конкуренцією. Відповідно до припису
частини другої пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (435-15)
щодо цивільних відносин, які
виникли до набрання чинності Цивільним кодексом України, положення
цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли
або продовжують існувати після набрання ним чинності. У статті 16
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (435-15)
не передбачено такого
способу захисту цивільного права та інтересів як визнання дії
особи недобросовісною конкуренцією. У частині 2 цієї статті
( 435-15 ) (435-15)
закріплено, що суд може захистити цивільне право або
інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.
Однак у Законі України "Про захист від недобросовісної
конкуренції" ( 236/96-ВР ) (236/96-ВР)
та Господарському кодексі України
( 436-15 ) (436-15)
також не передбачено такого способу захисту цивільного
права. Отже, ТОВ "YYY" звернулося до суду у такий спосіб судового
захисту (зміст позову), що не передбачений чинним законодавством
України. Проте судові інстанції помилково розглянули по суті спір
за позовною вимогою ТОВ "YYY" про визнання дій ЗАТ "ХХХ"
недобросовісною конкуренцією.
Судовими інстанціями у розгляді справи порушено правила оцінки
доказів, визначені у статті 43 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
. Судом першої
інстанції встановлено, що згідно з висновком експертизи об'єктів
інтелектуальної власності від ХХ.08.2003 № Х0, проведеної судовим
експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності,
позначення "ZZZ" та позначення "VVV" за свідоцтвом України від
ХХ.10.1998 № ХХ3 схожі між собою до ступеня змішування. Суд
апеляційної інстанції погодився з цим висновком суду першої
інстанції. Однак у пункті 5 висновку судового експерта зазначено:
"Словесне позначення "ZZZ", виконане стандартним шрифтом, є схожим
настільки, що його можна сплутати із словесним елементом "VVV"
знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № ХХ3. В той же
час, знак у вигляді словесного позначення "ZZZ" та комбінований
знак у вигляді етикетки за свідоцтвом № ХХ3 не є схожими, що їх
можна сплутати, оскільки словесний елемент "VVV" не впливає на
загальне сприйняття споживачем знака за свідоцтвом № ХХ3" (а.с.
№№ 23 - 33, том 2). Судами не дано належної оцінки викладеним
суперечливим висновкам судового експерта. Згідно з частиною
четвертою статті 42 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
при необхідності господарський
суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її
проведення іншому судовому експерту. У підпункті 9.2 пункту 9
роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від
11.11.1998 № 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення
судової експертизи" ( v_424800-98 ) (v_424800-98)
зазначено: "Повторна судова
експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням
учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необгрунтованим
чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він
викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу
може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох
експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових
пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову
експертизу слід доручати іншому експерту (експертам)". Тому за
наявності суперечливих висновків судового експерта суду слід було
призначити повторну судову експертизу, однак цієї процесуальної
дії не вчинено.
Отже, судовими інстанціями у розгляді справи порушено вимоги
статей 42, 43, 82 та 84 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
, наслідком чого є,
зокрема, недоведеність обставини, що має значення для справи, яку
господарський суд визнав встановленою.
Згідно з частиною другою статті 111-7 ГПК ( 1798-12 ) (1798-12)
касаційна
інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними
обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові
господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про
достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів
над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
З урахуванням наведеного рішення судових інстанцій по суті спору
підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до
суду першої інстанції.
На підставі викладеного і керуючись статтями 111-7 - 111-12 ГПК
( 1798-12 ) (1798-12)
, Вищий господарський суд України
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу закритого акціонерного товариства "ХХХ" у
справі № Х5 задовольнити частково.
2. Рішення господарського суду міста Ч-ська від ХХ.02.2004 та
постанову Ч-ського апеляційного господарського суду від ХХ.03.2004
з цієї справи скасувати.
3. Справу № Х5 передати на новий розгляд до господарського суду
міста Ч-ська.