5011-64/9996-2012 Про визнання недійсним патенту України - 09.10.2013 Прийняття

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп" звернулось до господарського суду міста Києва із позовом до Сінгента Партісіпейшнз АГ (Sungenta participatoins AG), Швейцарія та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним патенту України № 41255 від 17.09.2001 року та зобов'язання опублікувати в офіційному Бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання патенту на винахід № 41255 недійсним одночасно із внесенням відповідних змін до державного реєстру патентів.

Рішенням господарського суду міста Києва від 22.05.2013 р. в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп" до Сінгента Партісіпейшнз АГ (Sungenta participatoins AG) Швейцарія та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним патенту України № 41255 та зобов'язання вчинити дії - відмовлено повністю.

12.06.2013 господарським судом міста Києва було прийнято додаткове рішення у справі № 5011-64/9996-2012 щодо розподілу витрат, пов'язаних із проведенням судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності .

Не погодившись з прийнятим рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення господарського суду міста Києва від 22.05.2013 р. у справі № 5011-64/9996-2012, прийняти нове рішення відповідно до якого:

- визнати недійсним патент України № 41255 на винахід "ПОХІДНЕ 1,3,5-ОКСАДІАЗИНУ ЧИ ЙОГО ТАУТОМЕР АБО ЙОГО СІЛЬ ТА ІНСЕКТИЦИДНИЙ ЗАСІБ, ЩО ЇХ МІСТИТЬ";

-зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України опублікувати в офіційному Бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання патенту на винахід № 41255 недійсним одночасно із внесенням відповідних змін до державного реєстру патентів.

Скаржник в апеляційній скарзі зазначив, що судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваного рішення було порушено норми матеріального та процесуального права, а саме, судом не було досліджено всі докази, надані позивачем та вони не знайшли свого відображення у рішенні суду, крім того, апелянт вважає, що винахід за патентом України №41255 був виданий з порушенням ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", оскільки не відповідає умовам патентознатності, а саме винахідницькому рівню та не є новим, а отже, в порядку ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" підлягає визнанню недійсним у судовому порядку.

Відповідач 1 надав відзив на апеляційну скаргу, в якому просив залишити рішення господарського суду міста Києва від 22.05.2013 без змін, а апеляційну скаргу ТОВ "Агро -Дельта Груп"- без задоволення.

31.07.2013 від Позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп" надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи.

В поясненнях про необхідність призначення повторної судової експертизи, заявник посилається на те, що висновок патенту України № 868 є необґрунтованим, неповним та складеним з порушенням вимог законодавства України.

Представники Відповідача 1 та Відповідача 2 надали заперечення на клопотання про призначення повторної експертизи по справі.

Судова колегія, розглянувши вказане клопотання про призначення повторної судової експертизи, вважає за необхідне відмовити у його задоволенні, оскільки у висновку експерта № 868 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 5011-64/9996-2012 було всебічно порівняно всі ознаки, встановлено взаємозв'язок між ними і їх вплив на досягнення бажаного технічного результату. Експертами було проведено аналіз не тільки сукупності ознак формул винаходів, але і досліджено описи винаходів та на основі повного аналізу було зроблено висновок щодо відповідності об'єктів винаходу за патентом України № 41255 критерію патентознатності новизна.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, судова колегія Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як видно з матеріалів справи, 17 вересня 2001 року в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 8 за 2001 рік було опубліковано відомості про патент України на винахід № 41255 (заявка № 93002272).

Згідно із випискою з Державного реєстру патентів України на винаходи від 12.07.2012 р. №29867, власником патенту на винахід №41255 "ПОХІДНЕ 1,3,5-ОКСАДІАЗИНУ ЧИ ЙОГО ТАУТОМЕР АБО ЙОГО СІЛЬ ТА ІНСЕКТИЦИДНИЙ ЗАСІБ, ЩО ЇХ МІСТИТЬ" є Сінгента Партісіпейшнз АГ.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на відсутність винахідницького рівня в патенті України № 41255 відповідно до інформації з патентів US 4155747 та EP 230863.

Суд першої інстанції при прийняті оспорюваного рішення прийшов до висновку про те, що винахід, який охороняється патентом № 41255 "ПОХІДНЕ 1,3,5-ОКСАДІАЗИНУ ЧИ ЙОГО ТАУТОМЕР АБО ЙОГО СІЛЬ ТА ІНСЕКТИЦИДНИЙ ЗАСІБ, ЩО ЇХ МІСТИТЬ" та належить Сінгента Партісіпейшнз АГ, відповідає умовам патентоздатності, в тому числі і винахідницькому рівню.

Судова колегія погоджується з вказаним висновком суду першої інстанції з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 459 ЦК України винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання.

Відповідно до ч. 1 ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Відповідно до абз. 2 п. 1.2. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 15.03.2002 року № 197 (z0364-02) винахід - технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патентоздатності.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Згідно із ч. 1 ст. 7 цього ж Закону винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Отже, необхідними умовами для існування спірного патенту № 41255 від 17.09.2001 року є його новизна, винахідницький рівень та промислова придатність.

Пунктом 5 рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 (v0076600-05) "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок залежно від обставин справи та суті спору судом на роз'яснення судового експерта можуть бути поставлені питання, зокрема, про наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (у порівнянні з протиставленим промисловим зразком).

Вирішення питання про новизну промислового зразка (зокрема, якщо власник відповідного патенту мотивовано наполягає на її наявності) потребує спеціальних знань, а тому господарський суд першої інстанції відповідно до статті 41 ГПК вірно призначив судову експертизу.

При цьому зазначене питання потребує з'ясування новизни відповідно до приписів пункту 6 статті 5 і пункту 2 статті 6 Закону № 3688, а саме, встановленню і дослідженню підлягають:

- усі суттєві ознаки зареєстрованого промислового зразка, тлумачення яких має здійснюватися виключно в межах його опису;

-суттєві ознаки кожного з об'єктів, що протипоставлені зареєстрованому промисловому зразку;

- визначення сукупності суттєвих ознак промислового зразка та її загальнодоступність у світі (зокрема, в даному випадку відповідно до пункту 3 статті 6 Закону № 3688 вирішальне значення може мати тривалість використання спірних об'єктів як третіми особами, так і самим власником патенту).

Висновком експертизи № 868 від 18.04.2013 року було надано відповіді на поставлені судом в ухвалі від 03.01.2013 року питання, згідно із яким:

- сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 41255 або ознак еквівалентних їм не стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки;

- вплив сукупності ознак винаходу за патентом України № 41255 на досягнення заявленого у ньому технічного результату не є очевидним для фахівця (тобто таким, що явно випливає з рівня техніки).

Судовою експертизою № 868 від 18.04.2013 року встановлено, що до дати подання заявки на видачу патенту України на винахід № 41255 та до дати пріоритету сукупність його суттєвих ознак або ознак еквівалентних їм, не стала загальнодоступною в світі з винаходу за патентом США № 4155747. Окрім того, до дати подання заявки на видачу патенту України на винахід № 41255 та до дати пріоритету сукупність його суттєвих ознак або ознак еквівалентних їм, не стала загальнодоступною в світі з винаходу за Європейською заявкою № 230863.

Відповідно до опису патенту України на винахід № 41255, датою подачі заявки на винахід за даним патентом є 14.07.1993 рік, а датою подачі попередньої заявки - 22.07.1992 року, а тому визначення питання про відповідність спірного патенту такій обов'язкові умові патентоздатності як винахідницький рівень має розглядатись станом на 22.07.1992 рік, що і було зроблено експертами при проведенні експертизи.

Тобто, вказаним висновком повністю спростовується припущення Позивача, викладене в апеляційній скарзі, щодо відомості і очевидності отримання похідних 1,3,5- оксадіазину, захищених патентом України на винахід №41255, з огляду на сполуки, описані в протиставлених документах: US 4155747 та EP230863. Очевидними є структурні відмінності між сполуками за патентом України на винахід № 41255 та сполуками, відомими з протиставлених документів US 4155747 та EP230863.

Так, згідно висновку експерта № 868 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 5011-64/9996-2012 формулою винаходу за патентом США № 4 155 747 охоплюються сполуки та композиції на їх основі, які, на відміну від сполук та композицій за патентом України на винахід № 41255, мають гербіцидні, а не інсектицидні властивості і призначені для боротьби з бур'янами, а не з шкідниками. При цьому, сполуки за патентом США на винахід № 4 155 747 та патентом України на винахід № 41255 мають різну будову. Тобто властивості сполук та композицій на їх основі, що охороняються патентом України на винахід № 41255, та технічний результат, який досягається при цьому, не був очевидним для фахівця в даній галузі знань (не випливає явно з рівня техніки) виходячи з обсягу інформації щодо винаходу за патентом США № 4 155 747.

Формулою винаходу за Європейською заявкою № 0 230 863 охоплюються сполуки та композиції на їх основі які так само як і сполуки та композицій за патентом України на винахід № 41255, мають інсектицидні властивості і призначені для боротьби з шкідниками. Однак, зазначені сполуки мають різну будову. Тобто властивості сполук та композицій на їх основі, що охороняються патентом України на винахід № 41255, та можливість досягнення заявленого технічного результату, не була очевидна для фахівця в даній галузі знань (не випливає явно з рівня техніки) виходячи з обсягу інформації щодо винаходу за Європейською заявкою № 0 230 863.

Формулою винаходу за Європейською заявкою № 0 386 565 охоплюються сполуки та композиції на їх основі, які так само як і сполук та композицій за патентом України на винахід №41255, мають інсектицидні властивості і призначені для боротьби з шкідниками. При цьому, теоретично, структурна формула сполуки за Європейською заявкою №0 386 565 із вказаними у формулі винаходу значеннями радикалів охоплює похідні 1.3.5-оксадіазину формули (І) за патентом України на винахід № 41255, але в описі винаходу за Європейською заявкою № 0 386 565 не міститься підтвердження отримання таких сполук та їх дослідження на дату (22.07.1992 року) конвенційного пріоритету заявки № 93002272 на вищезазначений винахід за патентом України. Тобто властивості сполук та композицій на їх основі, що охороняються патентом України на винахід №41255, та можливість досягнення заявленого технічного результату, не була очевидна для фахівця в даній галузі знань (не випливає явно з рівня техніки) виходячи з обсягу інформації щодо винаходу.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, обов'язок доказування та подання доказів розподіляється між сторонами виходячи з того, хто посилається на певні юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги та заперечення.

Проте, в даному випадку, всупереч вимог вказаної норми закону, позивачем не було надано суду апеляційної інстанції належних доказів на підтвердження своїх доводів та вимог, заявлених в апеляційній скарзі.

Враховуючи вищевикладене, судова колегія констатує, що патент України №41255 відповідає умовам надання правової охорони, визначеним законодавством України, таким чином, рішення господарського суду міста Києва від 22.05.2013 р. у справі № 5011-64/9996-2012 є законним та обґрунтованим, та таким, що підлягає залишенню без змін.

Керуючись ст.ст. 99, 101- 106 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд -

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп" на рішення господарського суду міста Києва від 22.05.2013 р. у справі № 5011-64/9996-2012 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 22.05.2013 р. у справі № 5011-64/9996-2012 залиши без змін.

3. Матеріали справи повернути до господарського суду міста Києва.

постанова набирає законної сили з моменту її прийняття і може бути оскаржена до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня набрання постановою апеляційного господарського суду законної сили.