5/57 Про заборону незаконного використання знаку для товарів і послуг - 20.01.2009 Прийняття

СУТЬ СПОРУ: заявлено позов про заборону незаконного використання знаку для товарів і послуг "ТНК", зареєстрованого згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19697 від 15.05.2001р., в тому числі шляхом його зображення у вигляді "ГНК" у господарській діяльності при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включені до 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Розгляд справи неодноразово відкладався, строк вирішення спору продовжувався за клопотанням сторін.

22.07.08р. від позивача поступила заява про зміну позовних вимог, в якій він просить заборонити ТзОВ "Мальва" використовувати позначення "ГНК", що є подібним до ступеню змішування зі знаком для товарів і послуг "ТНК", зареєстроване відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19697 від 15.05.01р., у господарській діяльності при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включені до 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, зобов"язати ТзОВ "Мальва" не використовувати позначення "ГНК" на автозаправній станції, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с.Джурів при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включені до 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, зобов"язати ТзОВ "Мальва" демонтувати вивіски, логотипи та обладнання з позначенням "ГНК" на автозаправній станції, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с.Джурів.

29.07.08р. від позивача поступило доповнення до позовної заяви, які викладені слідуючим чином:

1. Заборонити ТзОВ "Мальва" використовувати позначення "ГНК", що є подібним до ступеню змішування зі знаком для товарів і послуг "ТНК", зареєстроване відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19697 від 15.05.01р., у господарській діяльності при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включені до 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

2. Заборонити ТзОВ "Мальва" використовувати позначення "ГНК" на автозаправній станції, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с.Джурів при реалізації через автозаправні станції палива, технічних мастил і олив, мастильних матеріалів та всіх товарів, які включені до 4 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

3. Зобов"язати ТзОВ "Мальва" демонтувати вивіски, логотипи та обладнання з позначенням "ГНК" на автозаправній станції, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с.Джурів.

Відповідач проти позову заперечує, посилаючись на безпідставність вимог позивача, вказує на те, що не мав наміру використовувати в своїй діяльності знак для товарів і послуг "ТНК".

ТзОВ "Мальва" використовує знак "ГНК" цілком правомірно, у повній відповідності до вимог чинного законодавства. Право на використання логотипу "ГНК" захищено Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 18769 від 29.11.2006р. Отже, це право підлягає захисту від незаконного використання на таких же умовах, як і право на використання знаку "ТНК".

Розглянувши матеріали справи та вислухавши представників сторін, суддя встановив, що позивач на підставі ліцензійного договору № ТВН-1157/06 від 18.11.2006р. з власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19697 від 15.05.01р., яким зареєстровано торговий знак "ТНК" набув право на використання знаку "ТНК" на території України з правом надання субліцензій.

ВАТ "ТНК-ВР Холдінг" листом від 13.03.07р. № 018-018/1451-И-ТХ надало згоду позивачу на пред"явлення вимог до будь-яких юридичних осіб та громадян на території України про поновлення порушених прав власника торгівельних марок, що належать ВАТ "ТНК-ВР Холдінг" в судових органах України.

Позивач в силу Закону є особою, що має право на використання знаку "ТНК" та має право забороняти іншим особам використовувати знак без його згоди (ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") .

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, бирку, чи інший прикріплений до товару предмет, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов"язану з ним, етикетку, нашивку, зберігання такого товару з зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), а також застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстрований.

Позивачем встановлено, що ТзОВ "Мальва" на автозаправній станції, що належить йому та знаходиться в с.Джурів, Снятинського району - використовує позначення "ГНК", розміщене на вивісках та іншому обладнанні АЗС.

Знак "ГНК" візуально схожий зі знаком "ТНК", а отже використання подібного позначення іншою особою може ввести споживачів в оману щодо виробника товару, оскільки асоціюватиметься з товарами певного виду і якості відомого на ринку суб"єкта господарювання. Позиція позивача з цього приводу підтверджується п. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Позивач вважає, що неправомірне використання відповідачем знаку "ГНК" на автозаправних станціях є поширенням неправдивих відомостей щодо суб"єктів підприємницької діяльності, який їх реалізує, що вводить в оману споживачів нафтопродуктів і завдає суттєвої шкоди його правам та законним інтересам.

Відповідно до ч. 3 т.2 ст. 20 вищевказаного Закону - власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Вищевикладеним позивач аргументує свої вимоги і при цьому додатково вказує, що Свідоцтво № 18769 про реєстрацію авторського права на твір "Зображення логотипу "Городенківська нафтова компанія "ГНК" підтверджує право авторів на твір, як об"єкт авторського права. В даному випадку позивач вважає, що це твір образотворчого митецтва.

Позивач вважає, що обсяг прав, що надається Свідоцтвом ДПІВ № 18769 про реєстрацію авторського права на твір "Зображення логотипу "Городенківська нафтова компанія "ГНК" обмежується виключно правом по використанню твору і не може бути використаний для будь-яких інших цілей (в тому числі і для рекламування).

Обсяг прав, що витікає з Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір "Зображення логотипу "Городенківська нафтова компанія "ГНК" і прав, що витікають з Свідоцтва на знак для товарів і послуг "ТНК" є абсолютно різними і не можуть підміняти один одного. Таки чином, вважає позивач - автори твору Шувальський Р.Б. та Шувальський В.Б. і відповідач, який діяв на підставі Ліцензійного договору з авторами, використовуючи твір образотворчого митецтва "Зображення логотипу "Городенківська нафтова компанія "ГНК" не наділені жодними повноваженнями щодо можливості розміщення твору на товарах та послугах для вирізнення останніх з поміж однорідних товарів та послуг, а отже використання знаку "ГНК" на автозаправній станції є незаконним. Відповідач не вправі використовувати позначення "ГНК" в якості знаку для товарів і послуг, поскільки даний логотип - це твір і є об"єктом авторського права.

Відповідач, заперечуючи проти позову, вказав, що логотип "ГНК" не схожий з знаком "ТНК" відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" (3792-12) - виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, яка має авторське право), дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом. Таким чином, вимоги позивача є абсолютно безпідставними,так як відповідач користується авторським твором в відповідності з ліцензійним договором з авторами твору, що дозволяє поміщати його на АЗС.

Позивач подав суду клопотання, в якому просив суд призначити експертизу на предмет схожості (тотожності) до ступеня змішування позначення "ГНК" та знаку для товарів і послуг "ТНК". З поданим клопотанням суд погодився. Ухвалою суду від 29.07.08р. провадження у справі було зупинено і проведення експертизи було доручено експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності при Академії правових наук України, м.Київ.

На вирішення експерта поставити наступні запитання:

1. Чи є позначення "ГНК", що використане ТзОВ "Мальва" при зовнішньому обладнанні АЗС, розташованої за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с.Джурів схожим із знаком для товарів і послуг "ТНК", що охороняється Свідоцтвом № 19697 від 15.05.2001р., до ступеня змішування?

2. Чи можна сплутати позначення "ГНК", що використане ТзОВ "Мальва" при зовнішньому обладнанні АЗС, озташованої за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с.Джурів із знаком для товарів і послуг "ТНК", що охороняється Свідоцтвом № 19697 від 15.05.2001р.?

Результати експертизи оформлені висновком № 468 судової експертизи об"єктів інтелектуальної власності від 20.08.08р.

Відповідно з висновком судової експертизи об"єктів інтелектуальної власності № 468 від 20.08.08р. - позначення "ГНК", що використане ТзОВ "Мальва" при зовнішньому обладнанні АЗС, розташованої за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с.Джурів, та знак для товарів і послуг "ТНК" за свідоцтвом України № 19697 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Ймовірність сплутування позначень "ТНК" та "ГНК" підвищена при застосуванні їх щодо послуг на автозаправних станціях. За міжнародною класифікацією товарів і послуг (МКТП) ці послуги належать до 35 класу. Водії, що є споживачами цього типу послуг, в першу чергу сконцентровують свою увагу на дорозі, а тому, їдучи на швидкості, вони не взмозі відволікатись від дороги та пильно вдивлятись в написи, що ідентифікують автозаправну станцію. Як зазначається в висновку експерта - логотип та знак для товарів і послуг виконані в однаковій кольоровій гамі та мають тільки несуттєві відмінності, а тому їх ідентифікація забезпечуватиметься тільки першим зоровим враженням, яке справляє позначення, розміщене на АЗС, належній відповідачу.

Позивач на підставі ліцензійного договору від 18.11.2006р. з ВАТ "ТНК-ВР Холдінг" № ТВН-1157/06 отримав право на використання знаку "ТНК" на території України з правом надання субліцензії.

Відповідно до ч. 3 п. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" він вправі вимагати поновлення порушених прав власника, як особа, яка придбала ліцензію.

Знак "ТНК" для товарів і послуг за свідоцтвом № 19697 зареєстрований для товарів і послуг 4 і 16 класів, послуг 35-37 класів та послуг 39-42 класів.

Відповідачем не подано до суду доказів про те, що зображення логотипу "Городенківська нафтова компанія" ("ГНК") за свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 18769 від 29.11.06р. також зареєстровано для товарів та послуг вищеперерахованих класів МКТП. На думку позивача, з якою погоджується суд, зображення логотипу "ГНК", яким відповідач також користується на підставі ліцензійного договору, було зареєстроване для використання в іншій сфері, ніж знак "ТНК".

Посилання відповідача на те, що законодавство не обмежує прав авторів логотипу щодо сфери його використання - не приймається судом до уваги з тих підстав, що авторам д. Шувальському В.Б. та Шувальському Р.Б. 29.11.06р. видане свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: зображення логотипу "Городенківська нафтова компанія" ("ГНК"), а тому використовувати логотип можливо в межах дії Закону України "Про авторське право і суміжні права" (3792-12) та Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (3759-12) .

Таким чином, суд вважає, що відповідач недобросовісно використовує права, які випливають із свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 18769, а також суд вважає, що відповідач використовує позначення "ГНК" як торговельну марку стосовно товарів і послуг, вказаних у свідоцтві на знак "ТНК".

За таких обставин, суд приходить до висновку про обгрунтованість позову і про задоволення вимог позивача.

На підставі вищевикладеного та у відповідності зі ст. ст. 124, 129 Конституції України, керуючись ст.ст. 16, 20, 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст.ст. 16, 426, 432, 495 Цивільного кодексу України, ст.ст. 49, 82- 84 Господарського процесуального кодексу України, суд

позов задоволити.

3. Зобов"язати ТзОВ "Мальва" (код ЄДРПОУ 13657305) демонтувати вивіски, логотипи та обладнання з позначенням "ГНК" на автозаправній станції, що знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Снятинський район, с.Джурів.

Наказ видати позивачу після набрання рішенням законної сили.

Стягнути з відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Мальва", с.Джурів, Снятинський район, Івано-Франківська область (код ЄДРПОУ 13657305) на користь позивача - Спільного українсько-німецького товариства з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією "Кершер", вул. Гончара, 65, м.Київ (код ЄДРПОУ 25196004) - 85 грн. держмита та 118 грн. інформаційно-технічних послуг.

Наказ видати позивачу після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, у разі, якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання повного рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.