910/1138/19 Про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг - 25.01.2024 Прийняття

- визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 187563 від 25.06.2014, № 187564 від 25.06.2014, № 187565 від 25.06.2014, № 187566 від 25.06.2014, № 187567 від 25.06.2014, № 187568 від 25.06.2014, № 188096 від 10.07.2014, № 188097 від 10.07.2014, № 188998 від 25.07.2014, № 188999 від 25.07.2014, № 210409 від 11.04.2016, № 190704 від 10.09.2014, № 190705 від 10.09.2014, № 190706 від 10.09.2014, № 190707 від 10.09.2014, які зареєстровані на ім`я ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг";

- зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними повністю свідоцтв України № 187563 від 25.06.2014, № 187564 від 25.06.2014, № 187565 від 25.06.2014, № 187566 від 25.06.2014, № 187567 від 25.06.2014, № 187568 від 25.06.2014, № 188096 від 10.07.2014, № 188097 від 10.07.2014, № 188998 від 25.07.2014, № 188999 від 25.07.2014, № 210409 від 11.04.2016, № 190704 від 10.09.2014, № 190705 від 10.09.2014, № 190706 від 10.09.2014, № 190707 від 10.09.2014, які зареєстровані на ім`я ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг", та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборону ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" використовувати позначення "МЪРНАЯ", "МІРНА ПЛАТИНА, МЕРНАЯ ПЛАТИНА", "МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА", "МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА", "МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА", "МІРНА. ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА", "МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА", "ВОДКА МЕРНАЯ", "ГОРІЛКА МІРНА", "РУССКАЯ АРКТИКА", "СИБИРСКАЯ АРКТИКА", "НАША МАРКА КАЛИНОВА", "НАША МАРКА ПШЕНИЧНА, НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ", "НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА", "НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА", "НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА", а також інші позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками позивача за свідоцтвами України № 14590, № 37247, № 47015, № 47029 та № 141763 відносно всіх товарів і послуг, для яких вони зареєстровані, у тому числі шляхом нанесення їх на будь-який товар 33 класу МКТП, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Позовні вимоги обґрунтовані з посиланням на невідповідність оспорюваних торговельних марок умовам надання правової охорони станом на дату подання заявок на їх реєстрацію, оскільки вони є схожими до ступеня змішування з раніше зареєстрованими торговельними марками позивача для таких самих та споріднених товарів. Також позивач зазначає про те, що зареєстровані на ім`я ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" торговельні марки за оскаржуваними свідоцтвами України є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Згідно з ухвалою господарського суду міста Києва від 12.02.2019 зі справи № 910/1138/19, зокрема, залучено до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Гетьман".

Відповідно до ухвали господарського суду міста Києва від 16.01.2020 зі справи № 910/1138/19, зокрема, змінено Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Згідно з ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.02.2020, яка постановлена у первісному розгляді справи № 910/1138/19, зокрема, здійснено заміну відповідача-1 у справі його правонаступником - державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності".

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

Справа розглядалася судами неодноразово.

Рішенням господарського суду міста Києва від 07.06.2022 зі справи № 910/1138/19 (суддя Маринченко Я.В.) у задоволенні позову відмовлено з посиланням на відсутність порушеного права позивача, за захистом якого останній звернувся з позовом до суду.

Так, згідно з рішенням місцевого господарського суду спірні свідоцтва на знаки для товарів і послуг були зареєстровані за згодою первинного власника свідоцтв на знаки для товарів і послуг (товариства з обмеженою відповідальністю "Домані Групп"), що захищаються, як похідні, у зв`язку з чим у суду відсутні підстави вважати, що відповідачі шляхом реєстрації спірних свідоцтв на знаки для товарів і послуг порушили права названого товариства.

Згідно з ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.12.2022, зокрема, здійснено заміну відповідача-1 у справі його правонаступником - ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

Відповідно до ухвали Північного апеляційного господарського суду від 19.04.2023, зокрема, залучено до участі у справі в якості третьої особи ТОВ "Кримська водочна компанія".

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.09.2023 зі справи рішення місцевого господарського суду від 07.06.2022 скасовано, ухвалено нове рішення про задоволення позову.

Постанову суду апеляційної інстанції мотивовано, зокрема, тим, що зареєстровані на ім`я відповідача-2 знаки для товарів і послуг за свідоцтвами: № 190704, 190705, 190706, 190707 від 10.09.2014, № 210409 від 11.04.2016, № 187563, № 187564, № 187565, № 187566, № 187567, № 187568 від 25.06.2014, № 188096, № 188097 від 10.07.2014, № 188998, № 188999 від 25.07.2014, № 210409 від 11.04.2016 є "похідними" від серії знаків групи "НАША МАРКА", групи "МІРНА", групи "АРКТИКА", що на момент розгляду спору судом належать позивачеві, не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки вони є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками, які наразі належать позивачу, для таких самих товарів та є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар; судом не встановлено наявності обставин, пов`язаних з існуванням саме агентських чи представницьких відносин між товариством з обмеженою відповідальністю "Домані Групп", ТОВ "Кримська водочна компанія" та відповідачем-2 у розумінні приписів статті 6 septies Паризької конвенції про охорону промислової власності; оригінали угод, зокрема від 01.09.2011 та 01.10.2013, копії яких містяться в матеріалах заявок та на підставі яких відповідачем-1 здійснювалася реєстрація спірних марок за відповідачем-2, та які, за твердженням відповідача-2, підтверджують надання згоди товариством з обмеженою відповідальністю "Домані Групп" на реєстрацію спірних марок, відповідачем-2 не надані; отже, здійснення реєстрації спірних торговельних марок на ім`я ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" з дозволу попереднього власника не підтверджено належними та допустимими доказами. Доказів того, що попередній власник знаків, які на теперішній час належать позивачеві, а саме товариство з обмеженою відповідальністю "Домані Групп", надавало таку згоду відповідачеві-2, матеріали справи не місять.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

У касаційній скарзі ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг", з посиланням на неправильне застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить суд касаційної інстанції скасувати постанову суду апеляційної інстанції, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі.

2. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

В обґрунтування підстав касаційного оскарження скаржник посилається на:

- пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України (1798-12) ), зазначаючи про застосування судом апеляційної інстанції норми права - статті 261 Цивільного кодексу України без урахування висновку щодо застосування цієї норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Великої Палати Верховного Суду від 22.05.2018 у справі № 369/6892/15-ц, від 20.11.2018 у справі № 907/50/16, у постановах Верховного Суду від 22.04.2021 у справі № 910/1138/19, від 11.08.2022 у справі № 910/16586/18, від 28.05.2020 у справі № 910/13119/17, від 26.09.2019 у справі № 924/1114/18, від 03.04.2018 у справі № 910/31767/15, постанові Верховного Суду України від 16.11.2016 у справі № 487/10132/14-ц та рішенні Європейського суду з прав людини ("Stubbings and Others v. The United Kingdom", за заявами №№ 22083/93; 22095/93, рішення від 22.10.1996, пункт 51; "Zolotas v. Greece", (№о.2), № 66610/09, рішення від 29.01.2013, пункт 43 (щодо визначення моменту початку перебігу строку позовної давності);

- відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування положення статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, а саме, за доводами скаржника, суд апеляційної інстанції невірно застосував вказане положення і, відповідно, невірно оцінив існуючі у сторін зі справи правовідносини, що мали місце в період 2011-2014 років (пункт 3 частини другої статті 287 ГПК України).

Також ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" зазначає про порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права, а саме, за доводами скаржника, в порушення приписів статті 269 ГПК України суд апеляційної інстанції розглянув клопотання позивача, зокрема, про витребування доказів, які не заявлялися у суді першої інстанції. Як зазначає скаржник, не врахувавши правову позицію, яка викладена у постанові Верховного Суду від 12.10.2023 зі справи № 499/895/19, суд апеляційної інстанції на стадії апеляційного перегляду здійснив "усунення помилок сторони" - позивача, що є порушенням норм процесу, оскільки позивач, який не заявляв у суді першої інстанції клопотання про витребування доказів, про переклад документів, про залучення третіх осіб та про призначення експертизи, і не надав доказів на підтвердження неможливості подання таких документів до суду першої інстанції, втратив таке право.

Доводи інших учасників справи

Компанія у відзиві проти доводів касаційної скарги заперечує та просить Суд залишити постанову суду апеляційної інстанції без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, з посиланням, зокрема, на ухвалення судом апеляційної інстанції законного та обґрунтованого рішення у справі.

ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" у відзиві на касаційну скаргу просила Суд постанову суду апеляційної інстанції скасувати, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі. ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" у відзиві посилається на незаконність постанови суду апеляційної інстанції та ухвалення її з неправильним застосуванням норм матеріального права і порушенням норм процесуального права.

Клопотання учасників справи

Від ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" 10.01.2024 надійшло клопотання про передачу справи на розгляд палати, до якої входить колегія, яка розглядає справу № 910/1138/19 з метою відступу від висновків Верховного Суду, викладених у постановах зі справ № 910/16586/18, № 910/13119/17 щодо застосування позовної давності у подібних правовідносинах.

Від представника ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" 11.01.2024 надійшло клопотання про відкладення розгляду касаційної скарги у справі № 910/1138/19, розгляд якої призначений на 11.01.2024, на іншу дату, у зв`язку з участю представника відповідача-2 у судовому засіданні в іншій справі.

Також від ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" надійшло клопотання про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду (з урахуванням уточнень у назві палати, наданих в усній формі представником названого товариства у судовому засіданні 25.01.2024), з метою відступу від висновків Верховного Суду, викладених у постановах зі справ № 910/16586/18, № 910/13119/17 та № 750/13341/19 щодо застосування позовної давності у подібних правовідносинах.

У зв`язку з оголошеною повітряною тривогою судове засідання 11.01.2024 не відбулося; згідно з ухвалою Суду від 11.01.2024 розгляд касаційної скарги у справі призначений на іншу дату, а саме на 25.01.2024.

За клопотанням представника ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг", з яким останній звернувся до Суду у судовому засіданні 25.01.2024, клопотання названого товариства про відкладення розгляду касаційної скарги у справі № 910/1138/19, яке надійшло до Суду 11.01.2024, Суд залишив без розгляду.

3. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

Компанія є власником, зокрема, таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

- свідоцтва № 14590 від 29.12.1999 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА" (заявка від 09.03.1998), зареєстрований для товарів і послуг 32, 33, 42 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП);

- свідоцтва № 174967 від 27.08.2013 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА ПОСОЛЬСЬКА" (заявка від 19.03.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 174968 від 27.08.2013 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА ПОСОЛЬСЬКАЯ" (заявка від 19.03.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 194282 від 10.12.2014 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА" (заявка від 24.10.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 141763 від 25.07.2011 на знак для товарів і послуг "АРКТИКА" (заявка від 04.03.2010), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 215324 від 11.08.2016 на знак для товарів і послуг "ARCTICA" (заявка від 11.02.2016), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 220966 від 26.12.2016 на знак для товарів і послуг "ARCTICA POLAR" (заявка від 08.08.2016), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 37247 від 15.01.2004 на знак для товарів і послуг "МЕРНАЯ" (заявка від 01.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;

- свідоцтва № 47015 від 15.02.2005 на знак для товарів і послуг "МІРНА" (заявка від 01.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;

- свідоцтва № 47016 від 15.02.2005 на знак для товарів і послуг "MERNAYA" (заявка від 01.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;

- свідоцтва № 47029 від 15.02.2005 на знак для товарів і послуг "Мірна. Медова з перцем" (заявка від 08.11.2002), зареєстрований для товарів і послуг 16, 21, 32, 33, 35, 43 класів МКТП;

- свідоцтва № 54611 від 17.10.2005 на знак для товарів і послуг "Мърная. На молоке" (заявка від 25.07.2003), зареєстрований для товарів і послуг 33, 35, 43 класів МКТП;

- свідоцтва № 154732 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг "МЕРНАЯ" (заявка від 12.01.2011), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 154733 від 25.04.2012 на знак для товарів і послуг "MERNAYA" (заявка від 12.01.2011), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 191190 від 25.09.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА" (заявка від 04.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 191634 від 10.10.2014 на знак для товарів і послуг "МЪРНАЯ" (заявка від 04.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП.

Компанія 26.12.2018 стала власником свідоцтв на знаки для товарів і послуг: № 37247, № 47015, № 47016, № 47029, № 54611, № 154732, № 154733, № 191190, № 191634, № 141763, № 215324, № 220966, № 14590, № 174967, № 174968, № 194282, а саме з дати публікації та реєстрації відомостей про передачу права власності на зазначені свідоцтва відповідно до рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.12.2018.

До набуття Компанією прав за вказаними знаками для товарів і послуг у 2013 - 2016 роках такими правами володіло товариство з обмеженою відповідальністю "Домані Групп" (Російська Федерація), а з 12.09.2016 - Компанія "І-БІ-СІ Істерн Беверідж Кампані Лімітед", що підтверджується рішенням Державної служби інтелектуальної власності України № 20359 від 22.08.2016 та наявними у матеріалах справи виписками з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки.

ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" є власником таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

- свідоцтва № 210409 від 11.04.2016 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА КАЛИНОВА" (заявка від 10.10.2014), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 190704 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА ПШЕНИЧНА НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 190705 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 190706 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 190707 від 10.09.2014 на знак для товарів і послуг "НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 188998 від 25.07.2014 на знак для товарів і послуг "РУССКАЯ АРКТИКА" (заявка від 07.08.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 188999 від 25.07.2014 на знак для товарів і послуг "СИБИРСКАЯ АРКТИКА" (заявка від 07.08.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 187563 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА. ПЛАТИНА (МЕРНАЯ. ПЛАТИНА)" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 187564 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 187567 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 187565 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 187566 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА. ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 187568 від 25.06.2014 на знак для товарів і послуг "МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА" (заявка від 16.07.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 188096 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг "Водка Мерная" (заявка від 28.05.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП;

- свідоцтва № 188097 від 10.07.2014 на знак для товарів і послуг "Горілка Мірна" (заявка від 28.05.2013), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП.

Заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг відповідача-2 групи "НАША МАРКА" були подані ТОВ "Кримська водочна компанія" щодо свідоцтв № 190704, 190705, 190706, 190707 - 16.07.2013; ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" щодо свідоцтва № 210409 -10.10.2014.

Заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг відповідача-2 групи "МІРНА" були подані ТОВ "Кримська водочна компанія" щодо свідоцтв № 187563, № 187564, №187565, № 187566, №187567, № 187568 - 16.07.2013; щодо свідоцтв № 188096, № 188097 - 28.05.2013.

Заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг відповідача-2 групи "АРКТИКА" були подані ТОВ "Кримська водочна компанія" щодо свідоцтв № 188998, № 188999 - 07.08.2013.

Тобто, заявки за оспорюваними свідоцтвами на знаки для товарів і послуг були подані у 2013 році ТОВ "Кримська водочна компанія", а щодо свідоцтва № 210409 ("НАША МАРКА КАЛИНОВА") - ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" у 2014 році.

На момент подання вказаних заявок у 2013-2014 роках, як і на дату реєстрації знаків відповідача-2, власником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 14590, № 194282 ("НАША МАРКА"), № 174968 ("НАША МАРКА ПОСОЛЬСКАЯ"), № 37247 ("МЕРНАЯ"), № 47015 ("МІРНА"), № 47029 ("МІРНА МЕДОВА З ПЕРЦЕМ"), № 121763 ("АРКТИКА") було товариство з обмеженою відповідальністю "Домані Групп".

Відповідно до висновку експертів від 23.09.2019 № 160/19 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, який складений судовими експертами Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Чабанець Т.М. та Фоя О.А. щодо визначення схожості знаків для товарів і послуг позивача та відповідача-2, експертами встановлено:

- торговельні марки МІРНА. ПЛАТИНА (МЕРНАЯ. ПЛАТИНА), МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА, Водка Мерная, Горілка Мірна за свідоцтвами України № 187563, № 187564, № 187567, № 187565, № 187566, № 187568, № 188096, № 188097 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими торговельними марками МЕРНАЯ, МІРНА, Мірна. Медова з перцем за свідоцтвами України № 37247, № 47015, № 47029 для таких самих або споріднених з ними товарів 33 класу МКТП;

- торговельні марки НАША МАРКА КАЛИНОВА, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА за свідоцтвами України № 210409, № 190704, № 190705, № 190706, № 190707 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою НАША МАРКА за свідоцтвом України № 14590 для таких самих або споріднених з ними товарів 33 класу МКТП;

- торговельні марки РУССКАЯ АРКТИКА та СИБИРСКАЯ АРКТИКА за свідоцтвами України № 188998 та № 188999 є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою АРКТИКА за свідоцтвом України № 141763 для таких самих або споріднених з ними товарів 33 класу МКТП;

- торговельні марки МІРНА. ПЛАТИНА (МЕРНАЯ. ПЛАТИНА), МІРНА. ЗАСТІЛЛЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА НА МОЛОЦІ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ДРЕВНІЙ КИЇВ ЕКСПОРТНА, МІРНА. ТРАДИЦІЯ ЕКСПОРТНА, МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ ЕКСПОРТНА, Водка Мерная, Горілка Мірна, НАША МАРКА КАЛИНОВА, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА НАША МАРКА ПШЕНИЧНАЯ, НАША МАРКА ПШЕНИЧНА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЕДРОВА ЕКСПОРТНА, НАША МАРКА КЛАСИЧНА ЕКСПОРТНА, РУССКАЯ АРКТИКА та СИБИРСКАЯ АРКТИКА за свідоцтвами України № 187563, № 187564, № 187567, № 187565, № 187566, № 187568, № 188096, № 188097, № 210409, № 190704, № 190705, № 190706, № 190707, № 188998 та № 188999 можуть вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 33 класу МКТП, а саме, щодо власника раніше зареєстрованих торговельних марок МЕРНАЯ, МЬІРНАЯ, МІРНА, MERNAYA, МІРНА. МЕДОВА З ПЕРЦЕМ, МЪРНАЯ. НА МОЛОКЕ, МЕРНАЯ, MERNAYA, НАША МАРКА, НАША МАРКА ПОСОЛЬСЬКА, НАША МАРКА ПОСОЛЬСКАЯ, АРКТИКА за свідоцтвами України № 37247, № 37250, № 47015, № 47016, № 47029, № 54611, № 154732, № 154733, № 14590, № 174967, № 174968, № 141763.

Місцевим господарським судом встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю "Домані Групп" укладено з ТОВ "Кримська водочна компанія" низку угод, зокрема від 01.09.20211, від 01.10.2013, за умовами яких товариство з обмеженою відповідальністю "Домані Групп", яке є власником знаків для товарів та послуг, зокрема "МІРНА", "МЕРНАЯ", "НАША МАРКА", "АРКТИКА" та інших уповноважило ТОВ "Кримська водочна компанія" здійснювати реєстрацію знаків схожих, а також похідних від зазначених вище на території України.

Крім того, місцевим господарським судом встановлено, що між ТОВ "Кримська водочна компанія" (правовласник) та ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" (правонаступник) укладено ряд договорів від 31.03.2014, за умовами яких правовласник передає, а правонаступник приймає та зобов`язується оплатити виключні майнові права на заявки на знаки для товарів і послуг, що були подані на реєстрацію до Державної служби інтелектуальної власності, зокрема і спірні.

У свою чергу, суд апеляційної інстанції встановив, що оригінали угод, зокрема від 01.09.2011 та 01.10.2013, копії яких містяться в матеріалах заявок та на підставі яких відповідачем-1 здійснювалася реєстрація спірних марок за відповідачем-2, та які, за твердженням відповідача-2, підтверджують надання згоди товариством з обмеженою відповідальністю "Домані Групп" на реєстрацію спірних марок, відповідачем-2 не надані; отже, здійснення реєстрації спірних торговельних марок на ім`я ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" з дозволу попереднього власника не підтверджено належними та допустимими доказами. Доказів того, що попередній власник знаків, які на теперішній час належать позивачеві, а саме товариство з обмеженою відповідальністю "Домані Групп", надавало таку згоду відповідачеві-2, матеріали справи не місять.

4. ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Джерела права та акти їх застосування. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову про визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 187563, № 187564, № 187565, № 187566, № 187567, № 187568, № 188096, № 188097, № 188998, № 188999, № 210409, № 190704, № 190705, № 190706, № 190707, які зареєстровані на ім`я ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг", зобов`язання відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", а також про заборону ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" використовувати позначення.

В обґрунтування доводів касаційної скарги ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" посилається, зокрема, на порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин справи, а саме, за доводами скаржника, судом порушено приписи статті 269 ГПК України.

Так, скаржник зазначає про те, що під час розгляду справи судом апеляційної інстанції представники позивача та третьої особи - ТОВ "Кримська водочна компанія" безпідставно заперечували факт укладання угод (згідно з якими, за висновками суду першої інстанції, підтверджується наявність згоди товариства з обмеженою відповідальністю "Домані Групп" на реєстрацію спірних знаків для товарів і послуг), а також ставили під сумнів факт подання заявок на реєстрацію безпосередньо ТОВ "Кримська водочна компанія". При цьому відповідні аргументи попередньо не заявлялися позивачем у розгляді цієї справи.

Також скаржник зазначає про дослідження судом першої інстанції матеріалів заявок на реєстрацію та про їх наявність в матеріалах справи, а також звертає увагу, на те що ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" безпосередньо не було стороною угод, які витребовувалися у нього судом апеляційної інстанції та не має їх оригіналів у своєму розпорядженні.

Скаржник вважає, що витребування судом апеляційної інстанції доказів у відповідача-2 здійснено з порушенням меж апеляційного перегляду справи (частина перша статті 269 ГПК України) та за відсутності виняткових випадків, доведення наявності яких є обов`язковим в силу приписів частини третьої вказаної статті ГПК України (1798-12) .

Що ж до наведеного Верховний Суд зазначає таке.

Так, згідно з приписами статті 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Водночас, відмовляючи у задоволенні позову, місцевий господарський суд зазначив про відсутність порушеного права позивача, за захистом якого останній звернувся з позовом до суду. Так, суд виходив, зокрема, з того, що спірні свідоцтва на знаки для товарів і послуг були зареєстровані за згодою первинного власника свідоцтв на знаки для товарів і послуг (товариства з обмеженою відповідальністю "Домані Групп"), що захищаються, як похідні, у зв`язку з чим у суду відсутні підстави вважати, що відповідачі шляхом реєстрації спірних свідоцтв на знаки для товарів і послуг порушили права названого товариства.

Верховний Суд зазначає, що у кожному конкретному випадку, вирішуючи питання щодо застосування способу захисту, суд повинен встановити, які права та/або інтереси особи порушені, а також урахувати критерії ефективності обраного позивачем способу захисту та передбачені статтею 13 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України (435-15) ) обмеження щодо недопущення зловживання свободою при здійсненні цивільних прав будь-якою особою.

Стаття 15 ЦК України передбачає право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа також має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

При цьому в силу приписів статті 4 ГПК України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. До господарського суду у справах, віднесених законом до його юрисдикції, мають право звертатися також особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.

Отже, наведені приписи чинного законодавства визначають об`єктом захисту, в тому числі судового, порушене, невизнане або оспорюване право та охоронюваний законом інтерес.

Вирішуючи спір, суд надає об`єктивну оцінку наявності порушеного права чи інтересу на момент звернення до господарського суду, а також визначає, чи відповідає обраний позивачем спосіб захисту порушеного права тим, що передбачені законодавством, та чи забезпечить такий спосіб захисту відновлення порушеного права позивача.

Лише у разі встановлення наявності порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу позивача та відповідності обраного останнім способу захисту такому порушенню або оспоренню суд може прийняти рішення про задоволення позову.

Наведена позиція ґрунтується на тому, що під захистом права розуміється державно-примусова діяльність, спрямована на відновлення порушеного права суб`єкта правовідносин та забезпечення виконання юридичного обов`язку зобов`язаною стороною, внаслідок чого реально відбудеться припинення порушення (чи оспорювання) прав цього суб`єкта, або компенсація витрати, що виникли у зв`язку з порушенням прав, чи в інший спосіб нівелює негативні наслідки такого порушення.

Близька за змістом правова позиція викладена, зокрема, у постановах Верховного Суду від 01.03.2018 у справі № 910/2280/17, від 14.02.2019 у справі № 911/792/18, від 28.11.2023 у справі № 927/765/22.

Направлячи справу № 910/1138/19 на новий розгляд, суд касаційної інстанції зазначив, зокрема, про необхідність встановлення у новому розгляді справи таких обставин:

- хто володів знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 14590, 174967, 174968, 194282, 141763, 215324, 220966, 37247, 47015, 47016, 47029, 54611, 154732, 154733, 191190, 191634 на період реєстрації спірних знаків;

- чи знав (міг знати) первинний власник свідоцтв на знаки для товарів і послуг: №№ 14590, 174967, 174968, 194282, 141763, 215324, 220966, 37247, 47015, 47016, 47029, 54611, 154732, 154733, 191190, 191634 (до моменту їх відчуження) про факт порушення своїх прав шляхом реєстрації спірних знаків для товарів і послуг та про особу, яка їх порушила; відповідно, чи існувало порушене право на момент набуття позивачем права власності на вказані свідоцтва;

- визначити початок виникнення конфлікту на ринку щодо оспорюваних позначень, зокрема, використання товарних знаків позивачем (у тому числі первинним власником знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 14590, 174967, 174968, 194282, 141763, 215324, 220966, 37247, 47015, 47016, 47029, 54611, 154732, 154733, 191190, 191634) на ринку та початок використання спірних торговельних марок на ринку відповідачем;

- за наявності порушеного права позивача - встановити, чи пропустив позовну давність позивач, звертаючись до суду з даним позовом у січні 2019 року, і, якщо так, то чи існують поважні причини пропуску такого строку.

При цьому Верховний Суд зазначив, що з урахуванням особливостей конкретних правовідносин початок перебігу позовної давності може бути пов`язаний з різними юридичними фактами та їх оцінкою управомоченою особою. У вирішенні питання щодо спливу (його наявності/відсутності) позовної давності для звернення з цим позовом до суду суди попередніх інстанцій залишили поза увагою те, що для правильного застосування частини першої статті 261 ЦК України при визначенні початку перебігу позовної давності має значення не тільки безпосередня обізнаність особи про порушення її прав. За змістом наведеної норми початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення в зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд.

Це право пов`язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо оспорюваного позначення, наприклад, початком використання спірного позначення на ринку.

Отже, суду апеляційної інстанції під час апеляційного перегляду рішення місцевого господарського суду зі справи, з огляду на вказівки Верховного Суду, які містилися у постанові від 22.04.2021 зі справи № 910/1138/19, а також мотиви прийнятого рішення судом першої інстанції, насамперед, належало перевірити правильність застосування норм права названим судом у розгляді питання щодо того, які права та/або інтереси позивача порушені, що стало підставою для звернення останнього з позовом до суду.

Відповідно до змісту апеляційної скарги Компанія визначила підставами апеляційного оскарження відповідно до вимог частини першої статті 277 ГПК України, зокрема:

1) не з`ясування обставин, що мають значення для справи;

2) невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, встановленим обставинам справи;

3) порушення норм матеріального права, неправильне застосування норм матеріального права.

Компанія за змістом апеляційної скарги посилалася, зокрема, і на помилковість висновку суду першої інстанції в наступній його частині: " …Отже, враховуючи, що реєстрація схожих та похідних спірних знаків відбулася у відповідності до вимог норм чинного законодавства, з відома та за наявності згоди власників знаків, які захищаються, за відсутності доказів наявності конфлікту на ринку між позивачем та відповідачем, пов`язаних з використанням спірних знаків для товарів та послуг, суд приходить до висновку про відсутність порушеного права, пов`язаного з реєстрацією спірних свідоцтв як у первинного власника свідоцтв №№ 14590, 37247, 47015, 47029 та № 141763, так і у позивача, який набув права власності на вказані знаки у грудні 2018 року, що є підставою для відмови у задоволенні позову про визнання недійсними свідоцтв".

Апелянт також посилався на зміст відповідних угод, вважаючи, що реєстрація знаків на ім`я відповідача-2 за спірними свідоцтвами здійснена без дозволу попереднього власника.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи, у новому розгляді справи суд апеляційної інстанції 19.04.2023, розглянувши заяву ТОВ "Кримська водочна компанія" про залучення до участі у справі в якості третьої особи (у заяві назване товариство, зокрема, зазначало про те, що воно не укладало вказаних угод та їх оригіналів ніколи не мало у своєму розпорядженні) та відповідне клопотання позивача про залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача ТОВ "Кримська водочна компанія", постановив залучити ТОВ "Кримська водочна компанія" до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача.

Відповідно до статті 41 ГПК України у справах позовного провадження учасниками справи є сторони та треті особи. Обсяг прав та обов`язків учасників справи визначено статтею 42 ГПК України.

У силу приписів частини одинадцятої статті 80 ГПК України у разі подання заяви про те, що доданий до справи або поданий до суду учасником справи для ознайомлення документ викликає сумнів з приводу його достовірності або є підробленим, особа, яка подала цей документ, може просити суд до закінчення підготовчого засідання виключити його з числа доказів і розглядати справу на підставі інших доказів.

Проте у розгляді справи судом першої інстанції такі заява та клопотання не подавалися, і суд першої інстанції відповідні докази (засвідчені копії угод) з числа доказів не виключав.

Отже, з урахуванням викладеного вище, суд касаційної інстанції не вбачає у діях суду апеляційної інстанції з витребування для огляду та дослідження оригіналів документів, копії яких містяться в матеріалах справи та на оцінці яких ґрунтуються висновки оскаржуваного рішення суду першої інстанції, виходу за межі апеляційного перегляду справи.

Водночас за змістом частини шостої статті 91 ГПК України, якщо подано копію письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Проте, витребовуючи згідно з ухвалою від 19.04.2023 у відповідача-1 (як в органу, який здійснює діяльність, зокрема, у сфері державної реєстрації торговельних марок) для огляду оригінали матеріалів заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг за свідоцтвами, які є предметом спору, суд апеляційної інстанції не врахував приписи пункту 3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 та не витребовував у ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" безпосередньо оригінали угод про надання прав на реєстрацію знаків, на підставі яких відбулася реєстрація спірних знаків (з урахуванням подання заявником не однієї заявки і необхідності подання оригіналу угоди лише до однієї з них).

При цьому, витребовуючи у відповідача-2 для огляду в судовому засіданні відповідні оригінали документів (а саме, спірні угоди, заявки), суд апеляційної інстанції не врахував суті спірних правовідносин, зокрема те, чи було ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" безпосередньо стороною цих угод або заявником, і не встановив наявність або відсутність обов`язку останнього мати такі оригінали в своєму розпорядженні, а також не взяв до уваги принцип змагальності, відповідно до якого сторони не можуть будувати власну позицію на тому, що вона є доведеною, доки інша сторона її не спростує (концепція негативного доказу), оскільки за такого підходу сама концепція змагальності втрачає сенс.

Згідно з частиною першою статті 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Отже, суд апеляційної інстанції, дійшовши заснованого на законі висновку про наявність підстав для витребування для огляду оригіналів документів, достовірність яких заперечували учасники справи (зокрема, представники позивача та третьої особи - ТОВ "Кримська водочна компанія", яке залучене до участі у справі згідно з ухвалою суду від 19.04.2023), водночас не вжив відповідних заходів для витребування таких документів в особи (учасника справи), в якої вони знаходяться або повинні знаходитися.

Суд враховує, що обсяг істотних питань, на які суд повинен відповісти у прийнятому ним судовому рішенні, визначається індивідуально з огляду на конкретні обставини справи.

Натомість, у будь-якому разі судове рішення має відповідати загальноприйнятому критерію, згідно з яким "правосуддя повинно не тільки чинитися, повинно бути також видно, що воно чиниться". Невідповідність прийнятого судового рішення наведеному критерію має призводити до його скасування.

Таким чином, доводи скаржника про порушення судом апеляційної інстанції у розгляді справи норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин справи, знайшли своє часткове підтвердження.

Відповідно до приписів статті 236 ГПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Водночас, у силу визначених статтею 300 ГПК України меж розгляду справи судом касаційної інстанції, Верховний Суд не наділений повноваженнями щодо встановлення обставин справи та оцінки доказів, а з огляду на підстави задоволення позову апеляційним судом, також позбавлений процесуальної можливості перевірити законність і обґрунтованість висновків місцевого господарського суду по суті заявлених позовних вимог та відповідні аргументи апеляційної скарги.

Враховуючи доводи касаційної скарги скаржника, які є нерозривними у їх сукупності, з огляду на те, що суд апеляційної інстанції порушив норми процесуального права, що мало своїм наслідком не встановлення обставин, що є визначальними і ключовими у цій справі для вирішення даного спору, з огляду на предмет і підстави позову, на підставі доказів і доводів учасників справи, беручи до уваги, межі розгляду справи судом касаційної інстанції, які імперативно визначені статтею 300 ГПК України, Верховний Суд дійшов висновку, що оскаржуване судове рішення підлягає скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Під час нового апеляційного розгляду суду належить врахувати вище викладене, здійснити апеляційний перегляд справи у відповідності до вимог ГПК України (1798-12) , надати належну оцінку фактичним обставинам справи, доводам та запереченням учасників справи і в залежності від встановленого та вимог закону прийняти законне та обґрунтоване рішення.

Верховний Суд також бере до уваги та вважає частково прийнятними доводи ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", викладені у відзиві на касаційну скаргу, з огляду на вказані вище висновки Верховного Суду, наведені у цій постанові.

Доводи, викладені Компанією у відзиві на касаційну скаргу, Суд не бере до уваги та вважає неприйнятними, з огляду на вказані вище висновки Верховного Суду, наведені у цій постанові.

З урахуванням викладеного, з огляду на необхідність встановлення судом апеляційної інстанції всіх фактичних обставин справи, передчасним є надання оцінки іншим доводам касаційної скарги, які обґрунтовані з посиланням на пункти 1, 3 частини другої статті 287 ГПК України та, відповідно, й обставинам, які встановлені судом апеляційної інстанції під час розгляду справи по суті, у тому числі, й у питанні застосування позовної давності до спірних правовідносин.

З огляду на викладене, у задоволенні клопотань ТОВ "Істерн Беверідж Трейдінг" про передачу справи на розгляд палати, до якої входить колегія, яка розглядає справу № 910/1138/19 та на розгляд Великої Палати Верховного Суду, з метою відступу від висновків Верховного Суду щодо застосування позовної давності у подібних правовідносинах, Суд відмовляє.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

Доводи скаржника за результатами касаційного розгляду знайшли своє часткове підтвердження з мотивів, викладених у цій постанові.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.